TAF, arrêt B-3706/2016 du 20 juillet 2018 – motifs relatifs, risque de confusion, force distinctive d’une marque imposée
Art. 3 et 2 let. a LPM: le titulaire de la marque attaquée peut contester le caractère imposé de la marque antérieure dans la procédure d’opposition.
Art. 3 LPM et 11 OPM: les produits et le service de vente de ces produits en classe 35 ne sont pas similaires.
Le TAF admet partiellement le recours déposé par la titulaire de la marque antérieure « PUPA » (IR 922 098) contre la décision de l’IPI en matière d’opposition contre la marque « Fashionpupa » (IR 661 700).
La marque opposante « PUPA » est enregistrée comme marque imposée pour divers produits des classes 3, 18 et 25. La marque attaquée est enregistrée pour des produits et services en classes 3, 18, 21, 35, 41 et 44.
L’IPI a admis l’opposition uniquement pour les cosmétiques destinés aux animaux (classe 3) et pour les blaireaux et leur étui (classe 21).
Similarité des produits et services
Pour l’IPI, il n’y a pas de similarité entre les autres produits de la classe 21 de la marque antérieure et les services de vente en classes 35 de la marque attaquée.
Le TAF confirme cette interprétation. En vertu du principe de spécialité, la vente en classe 35 se limite au service de promotion. Les produits des classes 1 à 34 sont ainsi protégés indépendamment de la manière dont ils sont mis en vente.
Similarité des signes
Le TAF considère que les signes sont similaires du point de vue visuel et auditif. La marque opposante est reprise dans la marque attaquée.
Contestation du caractère imposé de la marque antérieure
D’après la jurisprudence fédérale et la doctrine dominante, la présomption déduite de l’art. 9 CC ne s’applique pas à l’imposition1. Cela ne signifie toutefois pas que le caractère imposé d’un signe doit être réexaminé à l’occasion de tout litige. Si tel était le cas, l’enregistrement serait vidé de sa substance. Une marque peut être considérée comme juridiquement valable aussi longtemps que la partie adverse n’a pas établi l’absence de caractère distinctif.
La TAF permet ainsi au titulaire de la marque attaquée de contester, dans le cadre de la procédure d’opposition, le caractère imposé de la marque antérieure.
En l’espèce, l’intimée échoue toutefois à contester le caractère imposé de la marque « PUPA ».
Force distinctive de la marque imposée
L’IPI a considéré que la marque opposante, excepté en lien avec les produits pour lesquels l’opposition a été admise, jouissait d’une force distinctive faible en raison de son caractère descriptif. L’ajout du terme « Fashion » suffit selon l’IPI à écarter le risque de confusion.
Pour le TAF, un signe imposé constitue en principe une marque forte (ATF 122 III 382). Cette qualification ne doit toutefois pas être automatique. L’imposition d’un signe a une incidence sur l’étendue de la protection de la marque. Cette étendue est fonction du degré d’imposition ou, vu inversement, du degré de banalité du signe.
En l’occurrence, le signe « PUPA », qui signifie « jeune femme » en italien, est très allusif en lien avec les produits des classes 18 et 25. Il n’est cependant pas excessivement banal. Il faut un certain effort de réflexion pour établir une association entre des cosmétiques ou des habits et une jeune femme. En conséquence, le TAF admet un champ de protection normal pour la marque antérieure.
Risque de confusion
Il existe en principe un risque de confusion lorsque la marque plus récente reprend intégralement la marque antérieure sans modification substantielle (voir TAF, arrêt B-3328/2015 STINGRAY / ROAMER STINGRAY; TAF, arrêt B-5697/2016 Manufactum / espresso manufactum).
Ce risque peut être écarté si la marque antérieure reprise est à ce point fondue dans la nouvelle marque qu’elle en perd son caractère individuel et apparaît comme un élément secondaire de la nouvelle marque. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi existe-il pour le TAF un risque de confusion entre les deux marques.
Le recours est donc admis dans la mesure de la similarité des produits de la marque opposante avec ceux de la marque attaquée (à savoir pour les produits des classes 3, 18, 21, 44, ainsi que pour les services d’éducation et de divertissement en classe 41).
Le recours est en revanche rejeté en lien avec les services de la classe 35 et les activités sportives et culturelles de la classe 41 pour défaut de similarité avec les produits de la marque opposante.
(Arrêt TAF B-3706/2015 du 20 juillet 2018)
1 ATF 130 III 478; Adrian Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Stämpfli 2013, p. 256ss.