iMessage (avec commentaire)

TAF, arrêt B-2592/2016 du 13 juin 2017 – domaine public, marque imposée

Le TAF a partiellement admis, dans sa conclusion subsidiaire, le recours formé par Apple Inc. contre la décision de l’IPI par laquelle l’enregistrement de la marque “iMessage” (demande n° 00021/2015) a été en partie rejeté. La TAF reconnaît le caractère de marque imposée du signe “iMessage” pour des services de télécommunication de la classe 38.

Résumé

Décision de l’IPI

Il ressort des faits tels que retenus par le TAF les éléments suivants:

Apple Inc. a déposé une demande d’enregistrement du signe “iMessage” pour des produits et services des classes 9, 38 et 42.

L’IPI a partiellement admis la demande en relation avec différents produits et services des classes 9 et 38; pour une partie des produits précités, le signe a été admis à l’enregistrement en tant que marque imposée.

L’IPI a pour le reste rejeté la demande d’Apple Inc. Pour motifs, l’IPI a en bref retenu que le signe “iMessage” est descriptif et donc dénué de caractère distinctif originaire en relation avec les autres produits et services désignés des classes 9 et 38, ainsi qu’en relation avec les services désignés de la classe 42.

Le recours

Apple Inc. a formé recours contre cette décision, en concluant, principalement, à l’enregistrement du signe “iMessage” à titre de marque en relation avec tous les produits et services revendiqués.

Subsidiairement, la prénommé a requis l’enregistrement du signe en cause à titre de marque imposée en relation avec des “logiciels pour téléphones mobiles ” en classe 9 et divers services de télécommunications et communications en classe 38.

L’appréciation du TAF

Caractère distinctif originaire du signe iMessage

Le TAF a confirmé la décision de l’IPI s’agissant de l’absence de caractère distinctif du signe “iMessage” en relation avec les produits et services concernés des cl. 9, 38 et 42. Il a retenu qu’en relation avec les produits et services concernés et en combinaison avec le terme “message”, la compréhension de l’élément “i” dans son acception technique et électronique était manifeste. Dans la mesure où les produits et services concernés sont étroitement liés à une connexion à Internet, les éléments qui composent le signe ne permettaient pas de les individualiser. Les destinataires comprennent en effet directement le signe comme un renvoi à objet des produits et services et de leur contenu.

Aussi le signe ne dispose-t-il pas d’un caractère distinctif originaire.

Imposition

Le TAF a ensuite examiné si le signe “iMessage” s’est imposé dans le commerce en tant que marque pour les services concernés de la classe 38.

Le TAF a retenu que “iMessage” désignait un “service de messagerie instantanée” (Instant-Messaging-Dienst) qui permettait d’échanger entre deux ou plusieurs appareils fonctionnant sous les systèmes d’exploitation iOS ou OS X des textes, images, vidéos, contacts et autres données via les réseaux mobiles (3G) et la wifi.

Les juges administratifs fédéraux ont également constaté qu’en Suisse, 787’000 iPhones avaient été vendus en 2010, chiffres qui se montaient à 1,2 millions pour 2011.  En outre, 380’000 iPads auraient été vendus en 2011, appareils sous lesquels l’application “iMessage” fonctionne également.

Compte tenu de cet usage intensif, le TAF a retenu comme vraisemblable l’imposition dans le commerce du signe “iMessage” en relation avec les services de télécommunication et communications sans fils, d’emails et les Services permettant l’envoi et la réception de message et de données de la classe 38.

A l’argument de l’IPI selon lequel ces services n’étaient pas offerts directement par Apple Inc. mais par des tiers, le TAF a répondu qu’il fallait partir du principe que la marque était utilisée par des opérateurs de téléphonie mobile avec l’accord d’Apple Inc., en conformité avec l’art. 11 al. 3 LPM.

Commentaire

Cet arrêt appelle les commentaires suivants:

Etendue de l’examen de l’imposition

Le TAF limite l’examen de l’imposition du signe “iMessage” en tant que marque en relation avec les services de la classe 38. Or, dans ses conclusions, il semblait qu’Apple Inc. ait conclu à l’enregistrement du signe précité en tant que marque imposée également pour des produits de la classe 9. Or, aucune explication ne figure dans l’arrêt sur les raisons qui ont poussé le TAF à limiter l’examen du caractère imposé du signe “iMessage” pour les seuls services de la classe 38.

Usage en relation avec les services de la classe 38

Le TAF considère en substance que “iMessage” est un service de messagerie et considère que la marque a été utilisée pour des services de la classe 38.

Cette appréciation nous paraît omettre un élément important, le TAF partant d’une prémisse erronnée.

En effet, si, dans le langage courant, “iMessage” peut être considérée comme un “service de messagerie”, cette qualification ne correspond pas à la notion de services de télécommunication, ni même à la notion de service au sens de la classification de Nice.

En effet, “iMessage” est une application, à savoir un logiciel. Il s’agit donc d’un produit. Celui-ci permet d’échanger des messages, des textes, des vidéos, des sons et d’autres données entre deux ou plusieurs appareils mobiles (sur la problématique des biens virtuels, voir Sevan Antreasyan, Biens virtuels et droit des marques, in: sic! 2017, 327). Cette application “matérialise” les données de manière à ce qu’elles puissent être perçues par la vue ou l’ouïe. Il en va de manière analogue avec un logiciel qui permet de visualiser le contenu d’un site web ou, plus simplement, d’un téléphone qui permet à deux interlocuteurs de communiquer à distance.

Les données transférées entre les appareils distants – entre deux téléphones ou entre un serveur et un ordinateur – sont en revanche généralement transmises par un intermédiaire, à savoir un opérateur qui transmet, qui transfère les données de l’utilisateur A à l’utilisateur B. Cette transmission constitue le service de télécommunication de la classe 38 (voir à ce propos: note explicative relative à la classe 38 de la Classification de Nice, disponible ici). Ce transfert de donnée, c’est-à-dire le Service revendiqué de la classe 38, est indépendant de l’appareil ou du logiciel qui permet de percevoir les données.

Certes existe-t-il des logiciels-services, mais ceux-ci ne relèvent pas de la classe 38, mais de la classe 42. Il s’agit en fait de logiciels qui fonctionnent à distance, sous la maîtrise du prestataire. L’utilisateur ne fait que l’utiliser, sans devenir propriétaire du logiciel. Tel n’est manifestement pas le cas de l’application “iMessage”, même si elle est installée d’office sur les appareils d’Apple Inc.

A la lumière de ces considérations, on peut donc se demander si le TAF n’aurait pas dû examiner l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe “iMessage” pour des logiciels pour téléphones mobiles (cl. 9), pour lesquels Apple Inc. demandait d’ailleurs l’enregistrement du signe à titre de marque imposée, plutôt que pour des services de télécommunication de la classe 38.

Usage par des tiers

Constatant implicitement que les services de la classe 38 ne sont pas offerts par Apple Inc., le TAF considère que le signe “iMessage” est utilisé avec le consentement de cette dernière par les opérateurs de téléphonie mobile, comme le permet l’art. 11 al. 3 LPM.

Au regard des remarques qui précèdent, cet argument ne nous convainc pas non plus.

L’usage par un tiers présuppose en effet que la marque ait en particulier été utilisée en relation avec les produits ou services concernés (cf. art. 11 al. 1 LPM). Or, le TAF n’examine pas si les opérateurs suisses (en l’occurrence Swisscom, Sunrise ou Salt) fournissent des services de télécommunication sous le signe “iMessage”. En réalité, les opérateurs ne distinguent pas leurs services en fonction de l’application qui permet la matérialisation des données transmises.  Cette application est en revanche proposée par des fournisseurs de logiciels ou des constructeurs d’appareil. Ce sont ces derniers, uniquement, qui font usage du signe à titre de marque en lien avec l’application.

Cela dit, le TAF soulève dans ce contexte une question intéressante, en laissant entendre que l’art. 11 al. 3 LPM – selon cette disposition, l’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire – trouve application en matière d’usage qui permet de faire naître un droit à la marque. A ce propos, on notera que la CJUE estime que les critères liés à l’usage de la marque ne peuvent être jugé différemment selon qu’il s’agit de déterminer si ces critères sont propres à faire naître des droits concernant une marque ou à assurer le maintien de ces derniers (cf. CJUE C-12/12, ch. 33 et 34 – Colloseum Holding; pour une application de ce principe s’agissant de l’usage en relation avec les produits et services: T-UE T- 112/13, ch. 28 – Kitt Katt).

Les tribunaux suisses n’ont pas encore examiné si des liens pouvaient être faits entre les notions d’usage aquisitoire (imposition) et d’usage conservatoire. Au contraire, sur les critères du lieu et de l’intensité de l’usage, l’usage aquisitoire est examiné de manière plus stricte que l’usage conservatoire. En effet, alors qu’un usage local suffit pour conserver le droit à la marque, la marque doit être utilisée dans tous les régions linguistiques suisses concernant l’imposition (voir à ce propos l’arrêt “iMessage”). S’agissant de l’intensité de l’usage, pour que l’imposition soit admise, l’usage doit être d’une intensité importante et s’étaler dans le temps, alors que, pour conserver le droit à la marque, les exigences à ce propos sont moindres.

A notre avis, pour faire naître le droit à la marque, le signe ne doit pas nécessairement être utilisé exclusivement par le titulaire et déposant. Est décisif le fait que les destinataires perçoivent le signe comme un renvoi à une entreprise déterminée en relation avec les produits et services concernés.

Faire application de l’art. 11 al. 3 LPM dans le cadre de l’examen de l’imposition n’en demeure pas moins problématique à notre avis. L’art. 11 al. 3 LPM permet de conserver la protection conférée par l’enregistrement (cf. art. 11 al. 1 et 12 al. 1 LPM). Or, lors de l’examen du caractère imposé d’un signe, la question ne touche pas à la déchéance ou à la conservation du droit à la marque, mais porte sur la perception du signe comme un renvoi à une entreprise déterminée. En d’autres termes, l’art. 11 al. 3 LPM vise une situation différente de celle relative à l’examen de l’imposition.

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Arrêt B-2592/2016 du 13 juin 2017 – cet arrêt peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

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