TF, arrêt 4A_489/2018 du 3 janvier 2019 – motifs absolus, contrariété au droit en vigueur, poursuite de l’usage d’un emblème protégé
Confirmation de l‘arrêt TAF B-446/2017 du 30 juillet 2018.
Art. 5 LPNE : l’usage par une entité privée du sigle d’une organisation intergouvernementale, avant qu’il ne soit protégé en Suisse en vertu de la LPNE, ne permet pas de déroger à l’art. 6 LPNE. Un tel usage ne donne pas à son utilisateur un droit à l’enregistrement de ce sigle comme marque.
Le TF rejette le recours déposé par l’entreprise Advanced Digital Broadcast SA contre la décision du TAF et celle de l’IPI refusant la protection à titre de marque en Suisse du signe « adb (fig.) » (CH 63209/2015).
Reprise d’un sigle protégé
Le sigle « ADB » correspond à l’abréviation de l’Asian Development Bank. Il est protégé en Suisse depuis le 12 mai 2009 en vertu de loi fédéral concernant la protection des noms et emblèmes de l’ONU et d’autres oragnisations intergouvernementales (LPNE).
Incontestablement, le signe de la recourante reprend intégralement le sigle protégé. Aucune exception déduite de l’impression d’ensemble ne s’applique. En effet, le sigle repris n’est pas contenu dans un mot ou une expression qui permettrait d’exclure le renvoi à l’Asian Development Bank.
En conséquence, le signe de la recourante est susceptible d’être confondu avec le sigle « ADB » et ne peut donc pas être enregistré comme marque en application de l’art. 6 LPNE.
Poursuite de l’usage d’un sigle protégé
En 2006, la recourante a fait enregistrer la marque « ADB (fig.) » (CH 541 930). A ce moment-là, le sigle « ADB » de l’Asian Development Bank n’avait pas encore été publié dans le bulletin officiel, si bien qu’il n’était pas encore protégé par la LPNE.
La recourante n’a toutefois pas prolongé sa marque. Elle a choisi d’en déposer une nouvelle, correspondant au signe modernisé et graphiquement modifié qu’elle utiliserait depuis 2005. Elle soutient que l’art. 5 LPNE lui permet déposer une nouvelle marque contenant le sigle « ABD » ou « abd » dès lors que son ancienne marque contenait ce sigle et qu’elle a fait usage de ces trois lettres antérieurement à la protection du sigle en Suisse.
L’art. 5 LPNE confère effectivement à celui qui a fait usage de bonne foi d’un sigle, avant sa publication, un droit de poursuivre cet usage dans la même mesure, pour autant qu’il n’en résulte aucun préjudice pour l’organisation intergouvernementale intéressée.
Position du TAF
En deuxième instance, le TAF constate que la recourante est autorisée en vertu de l’art. 5 LPNE a poursuivre l’usage de sa marque non renouvelée en lien avec les produits alors enregistrés. Elle aurait également pu renouveler cette marque, car le renouvellement n’implique pas un réexamen du signe. Elle peut enfin continuer à utiliser l’abréviation de sa raison de commerce, soit « ABD » ou « abd ».
En revanche, le TAF considère que l’art. 5 LPNE ne permet pas de lever l’obstacle à l’enregistrement prévu par l’art. 6 LPNE. Ainsi, l’usage par une entité privée d’un sigle, avant qu’il ne soit protégé en Suisse en vertu de la LPNE, ne donne pas à cette entité un droit à l’enregistrement comme marque.
L’art. 6 LPNE empêche donc l’enregistrement d’un signe susceptible d’être confondu avec un sigle protégé, quel que soit l’usage qui a pu être fait antérieurement à la protection de ce sigle.
Position du TF
Le TF ne répond pas clairement à la question de savoir si l’usage du sigle antérieurement à sa protection par la LPNE permet de lever l’obstacle à son enregistrement prévu par l’art. 6 LPNE.
Il constate que la recourante demande l’enregistrement d’un signe modernisé et graphiquement différent par rapport au signe utilisé antérieurement à la protection du sigle protégé.
Le TF souligne que la LPNE garantit une protection étendue pour les sigles des Nations Unies et des organisations intergouvernementales. Cela afin d’éviter toute atteinte à la réputation de ces organisations ou de perturbation des relations internationales de la Suisse (voir BGE 135 III 648 E. 2.3). En principe, l’intérêt public de la protection de ces sigles l’emporte sur l’intérêt privé du titulaire de la marque (BGE 105 II 135 E. 4c).
L’art. 5 LPNE ne crée un correctif que pour les droits acquis. Ainsi, dans tous les cas, les signes qui diffèrent de la forme utilisée antérieurement à la protection du sigle en cause ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques au sens de l’art. 6 LPNE.
Le texte de l’art. 5 LPNE confirme, selon le TF, cette interprétation. Cette disposition donne le droit de continuer à faire « le même usage » – c’est-à-dire l’usage commencé avant la publication selon l’art. 4 LPNE. Cette formulation n’inclut pas une protection pour une variante modifiée du signe utilisé précédemment.
Le recours est donc rejetté et les décisions du TAF et de l’IPI confirmées.