TAF, arrêt B-5011/2018 du 25 mai 2020 – motifs absolus, indication de provenance pour les marques de services, risque de tromperie nié
Art. 47 al. 1 LPM : L’élément « Swiss » constitue une indication de provenance bien connue et apte, dans le signe en cause, à indiquer la provenance des services revendiqués en cl. 36.
Art. 2 let. c et 49 al. 1 LPM: Dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une marque de services, une indication de provenance n’est pas propre à induire en erreur si le déposant rend vraisemblable qu’elle est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Si tel est le cas, une limitation à la provenance géographique des services n’est pas requise.
Les conditions de l’art. 49 al. 1 LPM sont rendues vraisemblables si la déposante a son siège en Suisse et que, selon le registre du commerce, une majorité des personnes aptes à engager la société ont leur domicile en Suisse.
En l’occurrence, le respect évident de l’art. 49 al. 1 LPM exclut tout risque de tromperie. La marque peut ainsi être enregistrée sans aucune limitation des services (cl. 36) à la Suisse.
Le TAF admet le recours de Swiss Re Ltd., sise à Zürich, contre la décision de l’IPI refusant l’enregistrement de la marque verbale «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT» (CH 54931/2017) sans limitation à la Suisse des services (transactions monétaires ; immobilier ; finances ; assurances), revendiqués en cl. 36.
La décision du TAF remet ainsi en question la pratique actuelle de l’IPI, selon laquelle – en analogie avec la pratique applicable aux marques de produits –, une marque de services contenant une indication de provenance n’est enregistrée que moyennement une limitation adéquate de la liste des services au lieu géographique correspondant.
Le signe contient une indication de provenance
Le TAF confirme que l’élément «SWISS» constitue une indication de provenance et qu’il est ainsi apte à désigner la provenance suisse des services en question.
L’élément «RE» est compris comme une référence à une société de réassurance. Par conséquent, la combinaison «SWISS RE» est interprétée par le public concerné (cercles professionnels et grand public) comme «Réassurance suisse». La signification de la formulation anglaise «WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT» est également comprise par le public concerné.
Absence de risque de tromperie si l’indication de provenance est exacte
Le TAF ne valide pas la pratique de l’IPI consistant à exiger systématiquement une limitation pour les marques de services contenant une indication de provenance.
Pour le TAF, l’effort requis pour examiner si les critères de l’art. 49 al. 1 LPM sont remplis est possible et n’est pas plus élevé que sous l’ancienne loi. L’IPI doit donc effectuer cet examen. En outre, une différence de traitement entre les marques de produits et celles de services est justifiée sur ce point parce que les services sont moins étroitement liés aux conditions locales que les produits.
Par conséquent, si la déposante rend vraisemblable qu’elle est la société qui fournit les services revendiqués et qu’elle remplit les conditions de l’art. 49 al. 1 LPM au moment du dépôt, la marque peut être enregistrée sans limitation de la liste des services. Pour le TAF, si l’indication de provenance est exacte (au moment du dépôt), tout risque de tromperie est exclu et le motif de refus déduit de l’art. 2 let. c LPM tombe.
L’art. 49 al. 1 LPM prévoit qu’une indication de provenance est exacte si elle correspond au siège de la personne qui fournit le service et si un réel site administratif de cette personne se trouve au même lieu.
Selon le TAF, ces deux conditions sont vraisemblablement remplies si la déposante a son siège en Suisse et qu’une majorité des personnes aptes à engager la déposante ont leur domicile en Suisse selon le registre du commerce.
Une limitation des services n’est alors requise qu’en cas de doute, notamment en lien avec les indications de provenance étrangères. La question de savoir si le réel site administratif est effectivement au lieu indiqué doit être tranchée, en cas de litige, par un tribunal.
Dans le cas présent, les exigences de l’art. 49 al. 1 LPM sont manifestement remplies par Swiss Re Ltd. Cela n’a du reste pas été contesté par l’IPI. Le signe en cause peut donc être enregistré en tant que marque sans aucune limitation de la liste des services à la Suisse.
Le TAF admet ainsi le recours. Cet arrêt n’est toutefois pas définitif; un recours est pendant devant le TF.