TAF, arrêt B-3417/2020 du 27 octobre 2022 – substitution de parties, motifs relatifs, risque de confusion admis, recours rejeté
Art. 4a OPM: Par analogie aux règles prévues par la procédure civile (CPC), l’art. 4a OPM permet à l’acquéreur d’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition est déposée d’entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis.
Art. 3 al. 1 let. c LPM: Considérant que l’élément «Tonight» commun aux deux marques est particulièrement mis en évidence dans la marque postérieure, un risque de confusion indirect ne peut pas être exclu.
Le TAF rejette le recours formé par la titulaire de la marque attaquée «Verychic Tonight (fig.)» (IR 1’432’184) contre la décision de l’IPI admettant l’opposition pour certains services des classes 35 et 43 et pour tous les services de la classe 35. La marque antérieure, opposante, est «Hotel Tonight» (IR 1’164’829).
Marque opposante (IR 1164829)
Cl. 39: Fourniture d’informations en matière de voyages par le biais d’un site Web interactif.
Cl. 42: Mise à disposition temporaire d’applications logicielles sur le Web permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, repérer, gérer, comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.
Cl. 43: Services d’agences de voyage, à savoir réalisation de pré-réservations et réservations de logements temporaires par le biais d’un site Web interactif.
Marque attaquée (IR 1432184)
Cl. 35 (notamment): services liés à la promotion de produits.
Cl. 39 (notamment): Organisation de voyages et services de transport.
Cl. 43 (notamment): Agences de logement, location et réservation de logments.
Substitution de parties – application du nouvel art. 4a OPM
En cours d’instance devant le TAF, la titularité de la marque attaquée a été transférée à AIRBNB Inc. Une substition de partie a donc été demandée. Se référant à son arrêt B-6154/2014 du 8 septembre 2022 VISARTIS/VISARTIS, le TAF a appliqué le nouvel art. 4a OPM, introduit le 1er décembre 2021 avec les modifications de la LPM consécutives à l’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève.
Pour rappel, ce nouvel art. 4a OPM, par analogie aux règles prévues par la procédure civile (CPC), permet à l’acquéreur d’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition est déposée d’entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis (voir le rapport explicatif relatif à ces modifications ici).
Similarité des services
Le TAF suit l’examen de l’IPI. Il admet la similarité entre les services de promotion de produits et services (cl. 35) et la mise à disposition temporaire d’applications logicielles sur le Web (cl. 42). De telles applications permettent aux utilisateurs finaux de trouver et de comparer des offres de produits et de services dans le domaine des biens de consommation. Elles représentent un aspect ou un canal décisif dans la mise à disposition d’offres de produits sur Internet, et servent donc le même but que les services en question couverts par la marque attaquée, à savoir la promotion de produits et de services. Ces services sont donc liés entre eux et sont perçus, économiquement, comme un ensemble de prestations. En outre, ces services font appel à des connaissances techniques et sectorielles très similaires.
Les services d’information en rapport avec les voyages (cl. 39) comprennent les conseils, la planification et l’organisation de voyages. Cette finalité coïncide avec les services d’information sur les voyages revendiqués dans la marque opposante. De plus, les mêmes connaissances et compétences sont nécessaires pour fournir les deux services. La similarité est là aussi confirmée.
Enfin, il existe également une similitude entre les services de réservation dans les agences de voyages et l’hébergement temporaire ou l’hôtellerie, que les deux parties ont protégés dans la classe 43.
Le fait que les services contestés soient (partiellement) classés dans des classes différentes ne contredit ces conclusions. La classification de Nice n’est qu’un indice possible de similarité, mais n’est pas en soi déterminante.
Similarité des signes, force distinctive et risque de confusion
Le TAF retient une forte similarité des signes. Ils sont similaires en ce qui concerne la police d’écriture, la sonorité et le contenu sémantique.
Dans l’impression d’ensemble, la marque opposante «Hotel Tonight», compte tenu de la référence aux voyages qu’appelle l’élément «Hotel » ainsi que des associations possibles avec des services de logiciels de voyage, est allusive, à tout le moins en lien avec les services qui incluent l’hébergement. Elle ne jouit donc que d’un caractère distinctif réduit, en tous cas en lien avec ces services.
La marque attaquée reprend l’élément «Tonight» de la marque antérieure. Cet élément est relativement distinctif dans la marque antérieure. Le TAF retient l’allégation de l’intimée selon laquelle ce terme aurait un fort impact publicitaire, serait digne de protection et souvent utilisé en lien avec les services de la classe 43. Le TAF reconnaît que cet effet est moins clair et moins direct en lien avec les services de publicité, de promotion et de courtage. Toutefois, même si ces services deviennent de plus en plus importants pour les prestations hôtelières, il n’est pas établi que l’élément «Tonight» ait également un effet promotionnel pour ces services. En lien avec ces services, il s’agit d’une simple allusion et non d’une indication descriptive ou laudative.
Considérant que l’élément «Tonight» commun aux deux marques est particulièrement mis en évidence dans la marque postérieure, le TAF estime qu’un risque de confusion indirect ne peut pas être exclu. L’ajout de «Very Chic», dont le caractère distinctif est quasiment nul et des éléments graphiques banals ne parviennent pas à faire passer au second plan l’élément «Tonight», qui est la partie déterminante du signe antérieur. Le recours est ainsi rejeté.