Lors de sa séance du 18 août 2021, le Conseil fédéral a arrêté au 1er décembre 2021 l’entrée en vigueur de l’Acte de Genève en Suisse et de la législation de mise en œuvre. Il a en outre adopté les modifications des ordonnances d’exécution (OPM et ordonnance de l’IPI sur les taxes).
L’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, ainsi que la modification de la loi sur les marques (art. 50c -50f LPM), ont été approuvés par le Parlement le 19 mars 2021 (FF 2021 675).
Les nouvelles dispositions de la LPM règlent notamment les conditions pour l’enregistrement international des dénominations suisses et pour l’acceptation ou le refus des effets d’un enregistrement international étranger en Suisse. Nous en avons expliqué le fonctionnement dans un article co-rédigé avec Erik Thévenod-Mottet et paru en mai 2021 dans la Jusletter.
Les modalités de ces deux procédures sont détaillées dans trois nouvelles dispositions de l’ordonnance sur la protection des marques (art. 52p à 52r OPM; RO 2021 510).
Le Conseil fédéral a également approuvé l’introduction d’une taxe de 800CHF pour la procédure d’opposition et la modification y relative de l’ordonnance de l’IPI sur les taxes (OTa-IPI; RO 2021 511).
Enfin, deux modifications de l’OPM (art. 4a et 22 al. 3 OPM) précisent des aspects procéduraux applicables non seulement dans le contexte de l’examen des oppositions aux effets en Suisse d’un enregistrement international selon l’Acte de Genève, mais aussi sur la procédure d’opposition en droit des marques. Un commentaire explicatif est disponible ici.
Dépôt de demandes suisses (art. 52p et 52q OPM)
L’art. 52p OPM indique que les demandes d’enregistrement international dont l’aire géographique d’origine est située sur le territoire suisse doivent être déposées en français au moyen du formulaire officiel auprès de l’IPI par l’une des entités listées à l’art. 50d al. 1 LPM.
L’IPI examine si les conditions formelles (notamment la qualité de déposant et les exigences prévues à la Règle 5 du Règlement d’exécution) et matérielles sont remplies (art. 50d LPM). Si c’est le cas, il transmet la demande au Bureau international de l’OMPI.
Procédure d’opposition (art. 52q, 4a et 22 al. 3 OPM)
L’art. 52q OPM règle la procédure d’opposition contre les effets d’un enregistrement international étranger en Suisse. Cette procédure est ouverte à tout tiers qui répond aux exigences de l’art. 6 de la procédure administrative (PA).
La demande d’opposition doit être déposée par écrit dans un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui pendant lequel l’IPI a fait paraître l’enregistrement international dans la Feuille fédérale (art. 52q et 60b OPM). A terme, les publications des enregistrements internationaux seront exclusivement effectuées par l’OMPI. Toutefois, à l’heure actuelle, l’organe de publication de l’OMPI pour les enregistrements internationaux selon l’Acte de Genève n’est pas encore opérationnel.
Les modalités de la procédure d’opposition sont similaires à celles qui prévalent dans la procédure d’opposition à l’enregistrement des marques. L’art. 52q al. 3 OPM renvoie donc aux art. 20 à 24 OPM. En particulier, comme dans le cas d’une opposition à l’enregistrement d’une marque, les bénéficiaires de la désignation étrangère attaquée pourront faire valoir le non-usage de la marque opposante du tiers. S’il s’avère que le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque en vertu de l’art. 12 LPM, sa demande de refus des effets de l’enregistrement international deviendra sans objet.
Le nouvel art. 22 al. 3 OPM précise que le défaut d’usage ne peut pas être invoqué si le délai de carence prévu à l’art. 12 al. 1 LPM n’est pas encore échu. Cette disposition règle l’incertitude résultant de l’invocation du défaut d’usage de manière anticipée.
Le nouvel art. 4a OPM prévoit une application par analogie des règles prévues par la procédure civile (CPC) lorsqu’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition est déposée est transférée en cours de procédure. Les conséquences procédurales d’un tel transfert n’étaient prévues ni dans la PA, ni la LPM et son ordonnance d’exécution.
Taxes
L’enregistrement international des dénominations suisses et l’examen des enregistrements internationaux étrangers par l’IPI sont gratuits. L’émolument international (CH 1’000) et les émoluments nationaux éventuellement exigés par d’autres parties contractantes sont prélevés directement par l’OMPI.
Comme déjà mentionné, l’opposition soulevée par un tiers contre les effets d’un enregistrement international étranger en Suisse est soumise à un émolument de 800 francs.