TAF, arrêt B-6154/2014 du 8 septembre 2022 – motifs relatifs, substitution de parties, recours irrecevable
Art. 4a OPM et 31 LPM : En cas de transfert de la marque attaquée ou opposante en cours de procédure d’opposition, l’acquéreur de cette marque peut entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis. Il doit en doit informer l’autorité concernée, notifier le litige à l’acquéreur et, à défaut, en supporter les conséquences procédurales (art. 13 al. 1 PA), même si la procédure et/ou le transfert sont visibles dans le registre des marques. L’art. 4a OPM s’applique aussi aux procédures pendantes au 1er décembre 2021.
L’arrêt est intéressant en cela qu’en cours d’instance de recours, la titularité de la marque opposante «VISARTIS» (CH 488’467) a été transférée. Une substitution de partie a été demandée. Le TAF a ainsi pu s’exprimer sur le nouvel art. 4a OPM, introduit suite aux modifications de la LPM adoptées dans le contexte de l’adhésion de la Suisse à l’Acte de Genève. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er décembre 2021.
Pour le reste, le TAF n’entre pas en matière sur le recours au motif que la nouvelle titulaire a tacitement renoncé à participer à la procédure. Le recours avait été formé par la titulaire antérieure de la marque opposante contre la décision de l’IPI qui n’admettait que partiellement l’opposition contre l’enregistrement de la marque «VISARTIS» (CH 651 630). La procédure a été longtemps suspendue et entrecoupée par des procédures parallèles.
Règle avant l’art. 4a OPM
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 4a PA, les conséquences procédurales d’un transfert de la marque attaquée ou opposante n’étaient prévues ni dans la PA, ni la LPM et son ordonnance d’exécution. Le TAF, et avant lui la CREPI, appliquaient alors les art. 17 al.1 et 21 al. 2 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) en relation avec l’art. 4 de la loi sur la procédure administrative (PA). L’art. 21 al. 2 PCF prévoit que l’aliénation en cours d’instance de l’objet en litige ou la cession du droit litigieux n’influence pas la qualité pour agir ou défendre. L’art. 17 al.1 prévoit quant à lui qu’un changement de partie n’est admissible qu’avec le consentement de la partie adverse.
L’IPI avait en vain tenté de contester cette jurisprudence (voir TAF, arrêt B-1426/2018 du 28 avril 2020, SPARKS / sparkchief). Cette pratique compliquait significativement la tâche de l’administration, dès lors qu’il s’avérait parfois difficile d’obtenir le consentement de la partie adverse, notamment lorsqu’elle était située à l’étranger.
Application de l’art. 4a OPM confirmée par le TAF
Le nouvel art. 4a OPM prévoit une application par analogie des règles prévues par la procédure civile (CPC) lorsqu’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition est déposée est transférée en cours de procédure (voir le rapport explicatif relatif à ces modifications ici). L’art. 83 al. 1 CPC prévoit que lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L’art. 83 al. 4 CPC ne soumet la substitution de parties au consentement de la partie adverse que si l’objet du litige n’est pas aliéné. Ainsi, sous le nouveau régime, l’acquéreur de la marque peut entrer dans la procédure à la place du titulaire antérieur sans que le consentement de la partie adverse ne soit requis. Le TAF précise que cette règle aussi bien aux marques opposantes qu’attaquées.
Les juges fédéraux constatent que cette nouvelle norme rend superflue la discussion sur la question de savoir si la PCF ou le CPC est mieux adapté à une application par analogie dans les procédures administratives en matière de marques.
Application de l’art. 4a OPM aux procédures pendantes
Le transfert de la marque opposante a eu lieu en décembre 2019, soit bien avant l’entrée en vigueur de l’art. 4a OPM. Cependant, en tant que disposition de procédure, l’art. 4a OPM est également applicable aux cas qui étaient pendants au moment de son entrée en vigueur, pour autant qu’il ne s’agisse pas de questions dont les conséquences juridiques sont déjà survenues (cf. ATF 132 V 368 ; 130 V 1).
Le TAF explique que celui qui, en cours de procédure, transfère à un tiers une marque qui fait l’objet d’une procédure à laquelle il est partie, doit en informer l’autorité concernée, notifier le litige à l’acquéreur et, à défaut, en supporter les conséquences procédurales (art. 13 al. 1 PA), même si la procédure et/ou le transfert sont visibles dans le registre des marques.