TAF, arrêt B-6783/2017 du 18 mars 2019 – motifs relatifs, similarité des services
Art. 3 al. 1 let. c LPM: La similarité entre différents services ne s’établit pas sur la base de leurs caractéristiques intrinsèques, mais selon les attentes des destinataires relativement à l’offre et la distribution de ces services. Il y a similarité lorsque le destinataire a l’impression que les différents services sont proposés comme un ensemble cohérent par un même fournisseur.
Cette décision oppose la marque verbale « UBER » (CH 646’087 – marque opposante) de l’entreprise américaine Uber Technologies Inc. à la marque « uberall (fig.) » (CH 700’732 – marque attaquée) appartenant à une société allemande.
La marque opposante « UBER » est enregistrée pour des logiciels et autres produits de la classe 9 ainsi que des services des classes 38, 39 et 42.
La marque attaquée « uberall (fig.) » est enregistrée pour des ordinateurs et logiciels en classe 9. Elle l’est également pour des services de publicité et de gestion et d’administration d’entreprise en classe 35 ainsi que divers services scientifiques et technologiques en classe 42, notamment le développement de logiciels.
L’IPI a admis l’opposition pour les produits de la classe 9 et les services de la classe 42. Il l’a rejetée pour les services de la classe 35 en raison de l’absence de similarité entre ces services et les services de télécommunications (cl. 38) et les services d’analyse et de recherche industrielle (cl. 42) de la marque opposante.
Dans sa décision, qui porte avant tout sur cet examen de la similarité, le TAF confirme la décision de l’IPI et rejette le recours.
Principe d’examen de la similarité entre services
La similarité entre différents services ne s’établit pas sur la base des caractéristiques intrinsèques des services, mais selon les attentes des destinataires relativement à l’offre et la distribution de ces services. Il y a similarité lorsque le destinataire a l’impression que les différents services sont proposés comme un ensemble cohérent par un même fournisseur.
Absence de similarité entre les services de publicité (cl. 35) et les services de télécommunications (cl. 38)
Les télécommunications en classe 38 sont un service technique de transmission. Elles ne se caractérisent ni par la nature du contenu utilisé ni par le choix des destinataires de la transmission. Les clients des services en classe 38 sont tout aussi bien des particuliers que des entreprises.
Les services de publicité, en revanche, ne sont destinés qu’a une clientèle commerciale. Les particuliers sont destinataires de la publicité, mais pas du service de publicité. En tant que service, la publicité consiste principalement à choisir un contenu approprié et à le mettre en forme de manière appropriée.
Il est vrai que les télécommunications font partie intégrante de la publicité. Toutefois, le service de publicité n’inclut pas le service de transmission au sens technique du terme. Il consiste uniquement à choisir le bon canal de transmission et le groupe de destinataires cibles afin d’obtenir un effet maximal à un coût minimal.
Il n’y a donc pas de similitude entre les services de publicité (cl. 35) et les services de télécommunications (cl. 38).
Absence de similarité entre les services de gestion et d’administration d’entreprise (cl. 35) et les services d’analyse et de recherche industrielle (cl. 42)
Les services de recherche et d’analyse industrielle, contrairement aux analyses économiques ou statistiques, ne peuvent pas être fournis avec les mêmes connaissances spécialisées que la gestion d’entreprise. Ils requièrent des connaissances techniques qualifiées en matière de fabrication et une expérience industrielle. Selon l’expérience de la vie, ces connaissances ne se trouvent pas dans les mêmes cabinets de conseil que dans ceux qui offrent des services de gestion d’entreprise. Par conséquent, le public ne s’attend pas à ce que ces services aient un lien économique ou une origine commune.
Peu importe que l’analyse et la recherche industrielle puissent servir de base à la gestion et d’administration d’entreprise dès lors que la similitude des services ne dépend pas de leur nature intrinsèque. La similitude est donc niée en l’occurrence.
Risque de confusion
En lien avec les produits de la classe 9 et les services de la classe 42, le TAF confirme la similarité des signes, tant visuelle que sonore. La marque opposante est entièrement reprise dans la marque attaquée et, qui plus est, au début du signe.
Le TAF considère que l’élément graphique ne permet d’éviter le risque de confusion entre les signes en cause. Il rejette ainsi également le recours formé par la titulaire de la marque attaquée.