Un lieu géographique qui n’est pas considéré comme une indication de provenance est-il automatiquement dépourvu de besoin de libre disponibilité? Oui, selon le TAF. Voici pourquoi nous en doutons.
Cette décision du TAF datée du 24 mai 2018 (résumée ici) est surprenante. Elle s’écarte, sans justification, des principes déduits de l’art. 2 let. a LPM en matière d’examen du besoin de libre disposition.
A notre connaissance, jusqu’ici aucun tribunal n’a jamais fait dépendre directement le besoin de libre disposition d’un nom géographique de sa qualification en tant qu’indication de provenance. A notre avis, le fait qu’un lieu soit connu et son besoin de libre disposition sont deux caractéristiques différentes qui doivent faire l’objet d’un examen distinct.
La qualification d’un nom géographique comme indication de provenance se détermine selon la compréhension des destinataires. Si le terme est inconnu, il n’est pas considéré comme une indication de provenance.
En revanche, la question du besoin de libre disposition dépend des besoins des concurrents, présents ou futurs (arrêts du TF 4A_6/2013 du 16.04.2013 consid. 2.4 WILSON; TF 4A_434/2009 du 30.11.2009, consid. 3.1 RSR). Il faut donc examiner si les concurrents sont tributaires du terme en cause. Or, pour cet examen, la connaissance du lieu par les destinataires, au moment de l’examen, n’est pas un élément déterminant. Ainsi l’ont examiné les tribunaux fédéraux jusqu’ici
Il convient également d’examiner si le signe BELLAGIO, qui s’avère distinctif, est soumis à la nécessité de rester à la disposition des entreprises locales. Dans ce contexte, il ne s’agit pas seulement de savoir si les marchandises revendiquées peuvent actuellement être produites au lieu en question, mais aussi si la production des marchandises revendiquées doit y être sérieusement attendue à l’avenir, compte tenu des développements économiques futurs. (traduction libre)
TAF B-7411/2006, Consid. 8 Bellagio; CREPI, arrêt du 25.05.2005, consid. 5, in sic! 2005, 744 Gimel; voir aussi ATF 128 III 454 consid. 3 Yukon et TF 4A_434/2009, consid. 3.1 RSR).
Cette approche en deux étapes, qui consiste, d’une part, à déterminer le caractère distinctif du signe (c’est à dire à décider s’il s’agit d’une indication de provenance) et, d’autre part, à examiner le besoin de libre disposition, a encore été confirmée dans un arrêt récent du TAF.
En lien avec le signe « Clos d’Ambonnay », le TAF a expliqué qu’un signe, qui correspond à un nom géographique étranger, mais qui, en Suisse, n’est pas perçu comme tel, n’est pas frappé d’un besoin de libre disposition en Suisse si ce terme est enregistré comme marque dans le pays de provenance (TAF B-5004/2014, consid. 8.1.5 Clos d’Ambonnay).
A notre avis, le raccourci qui consisterait à exclure automatiquement le besoin de libre disposition pour tous les noms géographiques qui ne sont pas considérés, au moment de l’examen, comme des indications de provenance n’est pas souhaitable. Dogmatiquement, à notre avis, il n’est pas correct. Il peut en outre conduire à des résultats indésirables.