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ROLEX – importation capillaire

TF, arrêt 4A_379/2019 du 4 décembre 2019 – action civile, légitimation passive, intérêt digne de protection, importation de contrefaçons à des fins non commerciales

Art. 55 et 13 al. 2bis LPM : Le titulaire d’une marque peut intenter une action civile fondée sur l’art. 55 LPM en cas de violation des droits prévus à l’art. 13 al. 2bis LPM, à savoir notamment l’importation à des fins privées d’un nombre restreint d’objets contrefaits (importation capillaire).

Le TF admet partiellement le recours formé par Rolex SA contre le jugement n° HG180077-0 du 5 juin 2019 rendu par le Tribunal de commerce du canton de Zurich.

Les faits

En avril 2018, l’Administration fédérale des douanes a retenu un lot de onze montres prétendument contrefaites portant la marque «ROLEX» en provenance de Chine. Une analyse de la Fédération horlogère suisse a confirmé la nature contrefaite des montres.

Suite à cette analyse positive, Rolex SA, sur la base de ses marques verbales figuratives contenant l’élément «ROLEX», a intenté une action devant le Tribunal de commerce zurichois contre la personne privée ayant commandé ces montres. Elle a demandé que soit ordonnée la destruction des montres. Le Tribunal a accordé cette mesure.

Se fondant sur l’art. 55 al. 1 et 2 LPM, elle a en outre demandé qu’interdiction soit faite au défendeur d’importer, de faire importer, d’offrir, de mettre sur le marché ou d’aider à l’importation de contrefaçon. Elle a encore demandé que le défendeur indique la quantité et la provenance des produits contrefaits en application de l’art. 55 al. 3 LPM.

Le Tribunal de commerce a rejeté ces demandes principalement pour défaut de légitimité passive, au motif qu’un consommateur agissant à des fins privées ne pouvait pas être poursuivi en vertu de l’art. 55 LPM.

Rolex SA recours auprès du TF contre cet arrêt et obtient partiellement gain de cause.

Droits absolus conférés par la marque

En vertu de l’art. 13 al. 2 let. d LPM, le titulaire d’une marque peut interdire à des tiers l’importation, l’exportation et le transit de produits portant sa marque. Ce droit exclusif, comme tous ceux prévus à l’art. 13 al. 2 LPM, est en principe limité aux activités effectuées à des fins commerciales.

Une exception est toutefois prévue par l’art. 13 al. 2bis LPM qui étend l’interdiction d’importation, d’exportation et de transit de produits contrefaits à des fins privées, pour autant que les contrefaçons aient été fabriqués industriellement. Cette disposition, introduite en 2008, vise à lutter contre les importations dites capillaires (importations de petites quantités d’objets contrefaits, par ex. dans les bagages).

Les droits absolus prévus par l’art. 13 al. 2 LPM peuvent être mis en œuvre au moyen de l’art. 55 LPM.

La question portée devant le TF est celle de savoir si l’action de l’art. 55 LPM peut être intentée en cas d’importations capillaires au sens de l’art. 13 al. 2bis LPM.

L’action civile de l’art. 55 LPM est applicable aux importations capillaires

Le TF estime qu’une interprétation tant littérale, systématique, historique que téléologique s’oppose aux conclusions du tribunal zurichois. L’art. 13 al. 2bis let. d LPM prévoit, sans aucune restriction, l’extension de tous les droits découlant de l’art. 13 al. 2 let. d LPM aux cas d’importations capillaires, c’est-à-dire effectuées à des fins privées.

L’action civile de l’art. 55 LPM est conditionnée, de manière générale, à la violation d’un droit à la marque. Elle protège donc tous les droits listés à l’art. 13 LPM, y inclus ceux décrits à l’art. 13 al. 2 bis LPM.

Absence d’intérêt digne de protection

L’invocation des actions défensives prévues par l’art. 55 LPM suppose un intérêt digne de protection du titulaire de la marque. Concernant la demande en interdiction d’une violation imminente (art. 55 al. 1 let. a LPM), celui-ci est notamment donné lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le défendeur reproduise une violation qu’il a déjà commise par le passé. La contestation par le défendeur du caractère illicite de violations antérieures constitue un indice d’une possible récidive.

En l’occurrence, le Tribunal de commerce n’a pas constaté d’indice permettant de conclure à une volonté ou un risque que le défendeur effectue d’autres commandes de montres contrefaites. Le TF estime que ce constat n’est pas arbitraire. Il confirme donc l’absence d’intérêt digne de protection de Rolex SA concernant la demande en interdiction d’une violation imminente. Sur ce point, le TF rejette donc le recours de Rolex SA.

Demande de renseignements

Concernant la demande de renseignements selon l’art. 55 al. 3 LPM, le TF renvoie l’affaire devant l’instance inférieure afin qu’elle en examine les conditions.

(TF, arrêt 4A_379/2019 du 4 décembre 2019)

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