TAF, arrêt B-5226/2015 du 13 septembre 2017 – motifs relatifs, usage, risque de confusion
Art. 32 LPM: Celui qui met en cause l’utilisation de la marque conforme à l’enregistrement soulève ipso facto la question du défaut d’usage dans son ensemble.
Art. 11 LPM: Une utilisation en couleur d’un signe enregistré sans revendication de couleurs et avec une typographique et un graphisme divergeant par rapport au signe enregistré peut constituer un usage.
Le TAF a rejeté le recours contre la décision de l’IPI admettant l’opposition de la marque «Estrella Galicia (fig.)» (CH P-504’443) contre l’enregistrement international «Estrella Damm BARCELONA (fig.)» (IR 1’110’070).
Celle-ci est enregistrée en classe 32 pour notamment des bières et des boissons sans alcools. La marque opposante, «Estrella Galicia (fig.)», est protégée en classes 32 et 33 pour des bières et boissons non alcooliques de provenance espagnole et des vins provenant de Galice.
Usage de la marque opposante
Invocation du défaut d’usage
Devant l’IPI, le caractère vraisemblable d’un usage sérieux et récent en Suisse de la marque opposante a été admis pour les « bières de provenance espagnole ». La titulaire de la marque attaquée «Estrella Damm BARCELONA (fig.)» conteste que le défaut d’usage ait été valablement invoqué.
Le TAF rappelle que le défaut d’usage de la marque opposante doit être invoqué au plus tard dans la première réponse à l’opposition (art. 32 LPM et 22 al. 3 OPM). Cette invocation doit être claire et sans équivoque; il ne suffit pas d’invoquer « seulement un usage limité de la marque ».
S’agissant du cas concret, les juges saint-gallois constatent qu’une référence à la manière dont la marque est utilisée a été fait à la première réponse à l’opposition et qu’il y et fait mention, dans une phrase, du défaut d’usage sérieux de la marque opposante.
Le ATF admet que cette invocation n’est pas des plus claires et univoques. Il rappelle toutefois l’utilisation de la marque conforme à l’enregistrement est l’une des questions à examiner en lien avec le défaut d’usage. Celui qui met en cause cet aspect du défaut d’usage soulève ipso facto la question du défaut d’usage dans son ensemble. De plus, la partie qui invoque le défaut d’usage n’a pas à fournir de motif, ni a fortiori d’éléments de preuve à l’appui de son allégation.
Le TAF rejette donc le grief tiré d’une invocation insuffisante du défaut d’usage.
Preuves écartées
Les preuves non datées ou datées antérieurement ou postérieurement la période en question sont considérées comme sans valeur probante.
Le TAF écarte également les preuves liées à des usages qui ne peuvent pas être assimilées à un usage à titre de marque. Il s’agit d’usages dans des opérations de sponsoring d’une équipe de motocyclisme et d’articles de presse.
Usage dans une forme divergente
La marque opposante est enregistrée sans revendication de couleurs. Elle est toutefois utilisée en couleur. Le TAF estime que «l’utilisation de couleurs n’occasionne ici manifestement pas une divergence telle que cela empêcherait de conclure à l’usage de la marque».
Les juges relèvent en outre que la marque opposante est utilisée dans des polices d’écritures différentes et avec un élément graphique (étoile) de tailles et positions différentes que dans le signe enregistré. Ces changements n’altèrent cependant pas l’impression du signe.
Usage sérieux à titre de marque
Le TAF constate par ailleurs que, sur les factures produites par la titulaire de la marque opposante, la marque figure en en-tête. Il ne s’agit toutefois pas d’un usage à titre de raison de commerce, car celle-ci est disposée en pied de page des factures. Les produits ne sont par ailleurs pas libellés sous d’autres marques ou désignations de produit mais seulement par l’indication générique « bière » en espagnol.
Constatant que les trois factures produites font état de la vente de 5’481 packs de 24 bières, soit 131’544 bouteilles de bières de 25 ou 33 cl., le TAF retient un usage sérieux de la marque opposante.
Usage en relation avec les produits enregistrés et usage partiel
Le TAF retient enfin que l’attestation signée par l’importateur exclusif des bières Estrella Galicia en Suisse (spécialiste de produits ibériques) ainsi que les factures relatant la vente de « cerveza » tendent à rendre vraisemblable l’usage de la marque en relation avec des bières de provenance espagnoles.
Il laisse pour le reste ouverte la question de savoir si cet usage peut être étendu aux autres produits en lien avec lesquels la marque est protégée (problématique de l’usage partiel), la similarité des produits étant déjà admises avec des bières de provenance espagnoles.
Cercle des destinataires et similarité des produits
Le TAF retient un degré d’attention relativement faible pour les boissons sans alcool en classe 32 et moyen pour les bières.
S’agissant de la similarité des produits en cause, le TAF admet l’identité s’agissant des bières de provenance espagnoles. Entre ces dernières et les boissons non alcooliques, les juges considèrent la similarité sous l’angle des entreprises qui les fabriquent, des cercles de distribution et des commerces les mettant à disposition.
Similarité des marques
Sur le plan visuel, le TAF retient une certaine similarité. Le mot commun «Estrella» placé aux débuts de chacun des deux signes, constitue une part non négligeable de ces signes. La police de caractères est en outre très semblable et les deux signes sont pourvus d’une étoile.
Sur le plan phonétique, les juges retiennent également une certaine similarité sur la base du début et de la fin des signes opposés. Les trois syllabes formant le terme «Estrella» entament aussi bien la marque opposante que la marque attaquée.
Sur le plan sémantique, le TAF part du principe que le public suisse dispose de connaissance de base de la langue espagnole, à laquelle appartient le terme «Estrella» qui signifie étoile.
Le TAF laisse toutefois ouverte la question de savoir si « Estrella » relève du vocabulaire de base, dès lors que le mot est présent dans les deux signes opposés. Il note que si le consommateur le comprenait, cela plaiderait par surabondance pour la similarité des signes déjà établie sous les aspects graphiques et sonores.
Procédant ensuite à l’examen du sens de chacun des éléments des marques opposées, à savoir l’étoile, l’hypothétique compréhension du mot «Estrella» et une éventuelle référence à la géographie de l’Espagne, le TAF estime qu’une similarité sémantique ne peut pas totalement être exclue.
Force distinctive et risque de confusion
S’agissant de l’examen de la force distinctive de la marque opposante, le TAF retient d’abord que l’étoile est banale en lien avec de la bière; l’usage du symbole de l’étoile est établi depuis le Moyen-Âge. L’étoile cerclée figurant dans la marque opposante ne se distingue pas suffisamment d’autres représentations d’étoile.
S’agissant de l’élément verbal «Estrella Galicia», le TAF considère qu’il dispose d’une force distinctive à tout le moins normal, les destinataires lui attribuant un caractère fantaisiste. Etant donné qu’il domine l’impression d’ensemble de la marque opposante, celle-ci jouit d’un champ de protection normal.
En conclusion, le TAF estime que la marque attaquée reprend intégralement l’élément dominant de la marque opposante. Dès lors que dans la marque attaquée, cet élément n’est pas relégué au second plan, le TAF retient l’existence d’un risque de confusion. Il rejette le recours et confirme ainsi la décision de l’IPI.