TAF, arrêt B-1428/2016 du 30 août 2017 – motifs absolus, risque de tromperie, exception à la règle d’expérience pour les indications qualifiées
Art. 2 al. 4 Traité bilatéral avec l’Allemagne : l’exception prévue pour les patronymes peut s’appliquer aussi au nom d’une association.
Art 47 al. 2 LPM : La renommée du mot en tant qu’indication géographique pour les produits considérés est un élément parmi d’autres à prendre en compte lors de l’examen portant sur l’application d’une exception à la règle d’expérience.
Recours admis par le TAF contre une décision de l’IPI refusant d’étendre la protection en Suisse du signe « Deutscher Fussball-Bund (fig.) » (IR 1’197’623).
L’enregistrement international, détenu par l’association « Deutscher Fussball-Bund », a une base allemande, enregistrée sans limitation de la liste de produits et services. La protection était revendiquée pour divers produits et services dans 29 classes différentes.
L’exception prévue pour les patronymes s’applique au nom de l’association « Deutscher Fussball-Bund »
Le traité bilatéral de 1967 entre la Suisse et l’Allemagne (ci-après: traité bilatéral) réserve l’utilisation en Suisse du terme «Deutscher» aux produits provenant d’Allemagne.
Pour l’IPI, le signe litigieux ne tombait toutefois pas sous le coup de ce traité en application d’un changement de pratique pour les marques contenant une désignation utilisée sous une forme modifiée. Cette exception est prévue à l’art. 4 al. 2 du traité bilatéral (voir explication de cette pratique dans le commentaire à venir de l’arrêt).
Le TAF ne se prononce pas sur ce changement de pratique.
Néanmoins, pour le TAF, le signe n’est pas protégé par le traité bilatéral. Le TAF exclut l’application du traité sur la base d’une exception prévue pour les patronymes homonymes à des désignations géographiques protégées (art. 2 al. 4 du traité bilatéral). Cette exception autorise la personne physique à utiliser son nom comme signe distinctif si un intérêt légitime est démontré.
Les juges st-gallois estiment que le nom d’une association peut être considéré comme similaire au nom d’une personne physique. Ils n’examinent toutefois pas si un intérêt légitime à utiliser ce nom comme signe distinctif est justifié pour les 22 classes de produits concernés (les services ne sont pas couverts par le champ d’application ce traité bilatéral), motif pris que l’IPI n’a pas fait valoir l’absence d’intérêt légitime. Cet aspect nous paraît toutefois être une question de droit que le tribunal devait examiner d’office en vertu du principe jura novit curia.
En définitive, quant au résultat, le TAF comme l’IPI considèrent que le signe litigieux ne tombe pas dans le champ de protection du traité bilatéral.
L’application de l’exception à la règle d’expérience ne dépend pas de la renommée du mot en tant qu’indication géographique
Dès lors que l’application du traité bilatéral est exclue, c’est exclusivement sur le droit suisse qu’il faut se baser pour déterminer si le signe crée ou non une attente quant à la provenance des produits et services revendiqués.
Il est admis par la déposante, par l’IPI et par le TAF que le terme « Deutscher » est reconnu comme une désignation géographique et donc, a priori, comme une indication de provenance.
Il n’était pas non plus contesté que l’exception pour les noms d’organisation sportive1 était applicable au cas d’espèce. Le point litigieux concernait l’application de cette exception aux produits pour lesquels l’Allemagne jouit d’une réputation particulière.
La pratique de l’IPI consiste à ne pas appliquer les exceptions à la règle d’expérience déduite de l’arrêt ÖKK2 lorsque l’indication jouit d’une renommée particulière pour les produits désignés. En l’espèce, l’IPI avait donc requis une limitation à la provenance allemande des produits pour lesquels l’Allemagne a une renommée particulière, notamment pour la bière et le vin3.
Le TAF relativise cette pratique. Il considère que l’application d’une exception à la règle d’expérience n’est pas conditionnée par la réputation de l’indication pour les produits considérés (conseil. 6.2). Il déduit ce principe du fait que les indications de provenance simples et qualifiées sont protégées de la même manière par les articles 47ss LPM.
Pour le TAF, la réputation particulière n’est à prendre en considération que dans la mesure de l’examen portant sur l’application d’une exception à la règle d’expérience. Dans cet examen, il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment, selon le TAF, du degré de connaissance de l’association dans le public.
Le TAF considère qu’en l’espèce, le «caractère reconnaissable» («Erkennungscharackter») de l’association sportive est présent indépendamment de la renommée des produits. Ainsi, pour le TAF, les milieux intéressés suisses n’ont aucune attente quant à la provenance allemande d’une bière ou d’un vin sur lequel le signe « Deutscher Fussball-Bund (fig.) » est apposé.
En conséquence, le TAF admet la protection en Suisse du signe « Deutscher Fussball-Bund (fig.) » sans limitation, notamment pour les bières et les vins, en dépit de la renommée particulière de l’Allemagne pour ces produits, au demeurant reconnue par le TAF.
(TAF arrêt B-1428/2016 du 30 août 2017 (notifié le 14 septembre))
1 cf. Directives, 01.01.2017, Partie 5, ch. 8.4.13; arrêt TF 4A_357/2015 du 5 décembre 2015.
2 CREPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) et Directives IPI, 01.01.2017, Partie 5, ch. 8.4.7ss, p. 169ss
3 A notre avis, l’exigence de limitation étroite pour les produits de la classe 33 découlait aussi de l’application de l’art. 23 al. 2 ADPIC. Le TAF n’a pas examiné ce point dans son arrêt. Il reconnait cependant que l’Allemagne a une réputation particulière pour les vins, admettant ainsi implicitement que cette désignation tombe sous le coup de l’art. 23 ADPIC.