Dans l’arrêt «Deutscher Fussball-Bund (fig.)» (résumé ici), le TAF a considéré que l’exception prévue pour les patronymes pouvait aussi s’appliquer au nom d’une association.
Il a par ailleurs relativisé la pratique de l’IPI concernant les exceptions à la règle d’expérience. Selon le TAF, la renommée particulière d’un lieu en tant qu’indication géographique n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération dans l’examen portant sur l’application d’une exception à la règle d’expérience.
Cet article commente ces deux points.
Exception à l’application du traité bilatéral
Aussi bien l’IPI que le TAF ont considéré que le traité bilatéral de 1967 entre la Suisse et l’Allemagne qui protège en Suisse l’utilisation des désignation allemandes, dont notamment le terme « Deutscher », ne s’appliquait pas au cas d’espèce. Les deux autorités ont toutefois adopté des approches différentes pour exclure l’application de ce traité.
Approche de l’IPI, publiée en tant que nouvelle pratique
En janvier 2017, l’IPI a publié un changement de pratique en matière d’examen de marques contenant une désignation protégée par un traité bilatéral utilisée sous une forme modifiée.
Cette modification de pratique se fonde sur la règle, prévue dans les traités bilatéraux, qui prévoit que lorsque, la désignation étrangère protégée est employée dans une forme modifiée, la protection offerte par le traité ne vaut que si un risque de confusion subsiste dans le commerce en dépit de la modification. Il y a modification si la désignation est mutilée (modification d’une ou plusieurs lettres) si elle est combinée avec un élément graphique ou verbal.
Savoir si un risque de confusion subsiste en dépit de la modification s’apprécie selon la perception des milieux intéressés suisses, soit sur la base du droit suisse. En conséquence, certaines des exceptions à la règle d’expérience développées par la jurisprudence et par l’IPI sont applicables. Si l’une de ces exceptions trouve application, la désignation géographique n’est pas considérée comme une indication de provenance. Elle ne peut donc pas être confondue avec une désignation protégée par un traité bilatéral et le danger de confusion peut être écarté.
L’IPI avait exclu le signe « Deutscher Fussball-Bund (fig.) » de l’application du traité bilatéral sur la base de cette nouvelle pratique.
Application par le TAF de l’exception pour les patronymes
Le TAF a préféré appliquer l’exception prévue pour les noms de personne prévue à l’art. 4 al. 2 du traité. L’application de cette exception au nom d’une association nous paraît douteuse. A notre avis, elle est réservée aux patronymes.
Cette disposition prévoit ce qui suit:
[Le traité] n’empêche pas quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, [..], sur des produits ou marchandise, […], en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
Le terme «quiconque» et la précision quant au «nom d’une personne physique» utilisé dans une raison de commerce nous semblent constituer des éléments qui plaident en faveur d’une application réservée aux patronymes.
Selon le message relatif à ce traité, l’art. 4 al. 2 a été adopté pour pallier au problème suivant:
Les homonymies de localités et de patronymes sont fréquentes, spécialement dans les régions de langue allemande. Un compromis tenant compte des intérêts en jeu se révélait dès lors nécessaire. C’est pourquoi, on est convenu, au 4ème alinéa des articles 2 et 3 du traité, que celui qui porte un nom identique à une dénomination protégée peut, en principe, l’employer en affaires, en particulier comme raison de commerce. Il n’est pourtant pas autorisé à faire usage de son nom comme signe distinctif, c’est-à-dire à titre de marque, à moins qu’il ne puisse invoquer à cet effet un intérêt légitime. Dans la pratique, on devra donc comparer les intérêts en présence. (FF 1968 I 225 p. 238)
L’extension de cette exception aux noms de personnes morales ne peut se justifier, selon nous, ni par une interprétation littérale, ni historique ni téléologique.
L’exception de l’art. 4 al. 2 vise des cas dans lesquels la désignation n’a pas une signification géographique. Ainsi par exemple, dans la raison de commerce «Manfred Deutscher GmbH», on ne voit pas un renvoi à l’Allemagne, mais à monsieur Deutscher. La situation n’est en revanche pas la même dans le cas de « Deutscher Fussball-Bund », où le terme « Deutscher » renvoie indiscutablement à l’Allemagne.
Admettre l’exception pour des noms de personnes morales, qui peuvent, contrairement à une personne physique, choisir librement leur propre nom, affaiblit significativement la protection que le traité entend défendre. Il pourrait suffire d’ajouter la désignation protégée au nom de la personne morale pour échapper à l’application du traité. L’arrêt ne fournit pas de critères ou de justification permettant de cerner et de limiter l’application de cette exception à des noms de personnes morales. Ainsi, à suivre l’arrêt, un nom comme «Association française des producteurs de vins» pourrait revendiquer cette exception alors que le renvoi à la France, comme s’agissant du signe « Deutscher Fussball-Bund» à l’Allemagne, est manifeste.
La renommée du mot en tant qu’indication géographique
La pratique de l’IPI relative aux exceptions à la règle d’expérience pour renvoi à la provenance commerciale excluait systématique leurs applications aux indications de provenance qualifiées. Pour l’IPI, la renommée du lieu justifie une attente particulière chez le consommateur par rapport à la provenance des produits. Cette attente particulière est suscitée même lorsque le consommateur est conscient de la référence à une entreprise déterminée. Ainsi, selon la pratique de l’Institut, les montres et le chocolat doivent toujours être limités à la provenance suisse lorsqu’un signe contient une référence à la Suisse1.
Le TAF adopte une approche qui se fonde sur un examen prenant en compte les différentes circonstances propres au cas particulier. La renommée du lieu serait un élément parmi d’autres à prendre en compte lors de l’examen portant sur l’application de l’exception à la règle d’expérience. Il suit en cela les principes suivants retenus dans l’arrêt INDIAN MOTORCYLE:
Pour trancher la question de l’impression d’ensemble de la marque contenant le nom géographique, il faut analyser les circonstances propres au cas particulier et déterminer si, pour le consommateur suisse moyen, elles excluent une référence à la provenance géographique (ATF 135 III 416 consid. 2.6 p. 421 ss).
Doivent en particulier être prises en compte la renommée du mot en tant qu’indication géographique et en tant que marque, l’existence d’un rapport réel ou plausible entre cette indication et les produits ainsi dénommés, de même que la présentation de la marque et les indications complémentaires qui peuvent augmenter ou écarter le danger de confusion (ATF 128 III 454 consid. 2.2 p. 460 s.; arrêt 4A.14/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.1 publié in sic! 2007 p. 274). TF 4A_357/2015, du 4 décembre 2015, conseil. 4.5 – INDIAN MOTORCYLE
La question est en fait avant tout celle de savoir si certaines indications géographiques jouissent d’une protection absolue et doivent être protégées en dépit du fait qu’elles ne sont pas perçues comme des indications de provenance au sens de l’art. 47 al. 2 LPM. Les désignations protégées par une réglementation spéciale (AOP/IGP ou ordonnance de branche par exemple) jouissent indiscutablement d’une renommée particulière. Mais cette renommée prévaut-elle sur l’impression d’ensemble qui renverrait, par hypothèse, à une association sportive ? Comment alors évaluer la renommée ? En pratique, faudra-t-il établir une « échelle de renommée » entre les différentes indications géographiques. Cela paraît compliqué.
On peut se demander par ailleurs, si, comme le soutient le TAF (et le TF dans cet arrêt), le degré de connaissance dans le public de l’association sportive, respectivement de la marque, est un critère pertinent. On ne voit pas pourquoi un haut degré de connaissance d’une association réduirait une éventuelle attente quant à la provenance géographique des produits sur lesquels le logo de cette association est apposé. La question de l’impression d’ensemble et le renvoi du signe à une provenance commerciale ou géographique se déterminent sur la base du signe déposé et non pas selon les qualités du déposant. La renommée de la marque ne joue pas un rôle par rapport à l’art. 47 LPM, mais uniquement relativement à sa possible impostion dans le commerce (ATF 135 III 416, consid. 2.6.4), laquelle doit être rendue vraisemblable par le déposant.
Le TAF enfin n’a pas examiné l’application des accords ADPIC pour les vins et spiritueux. A notre avis, une application de ces accords n’est pas d’emblée exclue et le TAF, en vertu du principe jura novit curia, aurait dû aborder la question, même si, au regard de l’arrêt, l’IPI n’en a pas fait un grief.
Conclusion
Cet arrêt du TAF s’inscrit dans la jurisprudence INDIAN MOTORCYLE. Le TAF propose un assouplissement de la pratique concernant l’application des exceptions à la règle d’expérience aux signes contenant des indications de provenance qualifiées.
Cette décision apporte un flou juridique dès lors qu’aucune règle claire ne peut être déduite de l’arrêt. Tout n’est qu’une question d’appréciation, au cas par cas.
Faudra-il alors établir une sorte d’échelle de la renommée pour les indications géographiques ? Est-ce que le signe «Association suisse de ski» apposé sur le cadran d’une montre crée une attente quant à la provenance suisse de celle-ci ? Quid si le logo contient en plus une croix suisse ? De même, pour le logo du club de foot «FC Gruyère-lac» apposé sur des fromages à pâte dur ?
La jurisprudence et la pratique vont donc certainement être amenées à préciser ces points.