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Commentaire de l’arrêt TAF B-5789/2016 – INSMED

Le développement de la jurisprudence « Indian Motorcycle » vers une pratique d’examen plus libérale relativement aux indications de provenance est-il cohérent ?

Dans cet arrêt (résumé ici), le TAF considère que la ville d’Ins (Anet en français) est connue. Aucune exception à la règle d’expérience n’est invoquée par le TAF dans son arrêt. Dès lors, en application de la jurisprudence, il aurait fallu considérer le signe comme étant trompeur sans une limitation de la liste des produits à la Suisse. C’est ce qu’a fait l’IPI.

Le TAF arrive toutefois à un résultat différent. Avec cet arrêt, le TAF se distancie donc assez clairement de la règle d’expérience. Même si le lieu est connu, qu’il peut constituer un lieu de fabrication des produits revendiqués, qu’il n’a aucune signification symbolique en lien avec les produits, ne fait aucune référence à un modèle et n’a pas une deuxième signification manifeste et prédominante, le TAF considère que les destinataires ne verront pas dans le terme « Ins » une référence à la ville.

Visiblement, le TAF souhaite faire évoluer la jurisprudence « Indian Motorcycle » vers une pratique d’examen plus libérale relativement aux indications de provenance. Une intention similaire a motivé l’IPI lorsqu’il a révisé ses Directives d’examen en janvier 2019.

Si nous partageons l’intention, nous peinons à comprendre la justification développée par le TAF dans cet arrêt. Pourquoi les destinataires spécialisés dans le domaine médical iraient-ils chercher dans le signe un sens qui précisément n’existe pas ? Aucun des produits revendiqués ne contient de l’insuline. Les destinataires spécialisés le savent pertinemment.

En outre, l’argumentaire contient une forme de contradiction. Si les destinataires comprennent le terme « INS » dans le sens d’insuline, le signe devrait être refusé, soit pour tromperie manifeste, si ces produits ne peuvent pas contenir d’insuline, soit pour défaut de caractère distinctif s’ils en contiennent (le signe étant alors compris comme “insuline médicale”).

L’argument déduit de l’arrêt « Indian Motorcyle » reste également obscure à nos yeux. Dans cet arrêt, le TF a considéré que l’adjectif « Indian » portait exclusivement sur le terme « moto » et formait une unité avec son substantif (moto indienne). Or, le signe avait été déposé pour des vêtements. Par conséquent, le TF a considéré que le terme géographique ne faisait pas référence à la provenance des produits revendiqués, mais, tout au plus, pouvait éveiller une attente proche de celle qui est suscitée par le renvoi à une évènement sportif ou culturel. Le TF a donc fait une application stricte du principe de spécialité. Il a étroitement lié le signe avec les produits revendiqués. Si le terme géographique fait référence à des motos, il n’indique pas la provenance de vêtements.

Le TAF semble déduire de cet arrêt la conclusion inverse. Il considère qu’il faudrait appliquer le principe de spécialité de manière lâche. Le TAF détache le signe des produits. Il estime que les destinataires ne chercheront pas dans le signe une signification sensée par rapport aux produits en cause.

Cette approche est critiquable d’un point de vue dogmatique. Elle est également difficile à mettre en œuvre pour l’IPI, car elle ne propose pas de critères objectifs. Le critère du lieu « qui n’est pas inconnu, mais qui est une indication de provenance faible » est trop subjectif. Son application mènerait à des résultats difficiles à justifier, car fondés sur la subjectivité de l’examinateur. En atteste la différence de traitement entre le signe « Tegoport » et « Insmed », que le TAF tente tant bien que mal de justifier, mais qui est insatisfaisante.

Le TAF s’emploie ces dernières années à créer des exceptions à la règle d’expérience. A voir cette liste s’allonger, on se demande si cette règle d’expérience ne devrait pas simplement être remise en question et que soient posés des critères clairs permettant de considérer un nom géographique comme une indication de provenance.

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