INSMED (avec commentaire)

TAF, arrêt B-5789/2016 du 15 novembre 2018 – risque de tromperie, indication de provenance

Art. 2 let. c LPM: La règle d’expérience ne doit pas être étendue au-delà du nécessaire. La question de savoir si la désignation géographique constitue une indication de provenance doit être examinée en lien avec les produits et services revendiqués et dans le contexte particulier du cas d’espèce.

Le TAF a admis le recours déposé contre la décision de l’IPI refusant sous l’art. 2 let. c LPM la protection en Suisse de l’enregistrement international « INSMED » (IR 1’184’678). Le signe a été déposé pour des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des voies respiratoires (classe 5).

Décision de l’IPI

Pour l’IPI, les destinataires des produits en cause scinderont le signe en deux parties, « INS » et « MED ». L’élément « MED » signifie « médecin » ou « médical » suivant les produits concernés. Il constitue en principe une référence à des produits ayant un effet médical ou thérapeutique.

Ins est le nom d’une commune de 3’500 habitants située dans le canton de Berne. De par sa localisation entre les trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, Ins constitue un lieu de passage important. L’IPI a donc considéré que la localité d’Ins était connue des destinataires des produits pharmaceutiques en cause. Ce terme constituerait donc une indication de provenance. Pour l’IPI, le signe ne peut être enregistré que pour des produits provenant de Suisse.

Le terme « INS » a d’autres significations que celle géographique. Il correspond notamment au gène humain qui code pour l’insuline. Cependant selon l’IPI, dès lors qu’il n’y a pas de rapport entre l’insuline et les produits pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires, cette signification n’est pas manifeste et ne peut pas prédominer dans la compréhension du signe.

Arguments du TAF

Le TAF confirme la lecture du signe en « MED » et « INS » ainsi le sens de l’élément « MED ».

Le TAF estime que la ville d’INS n’est pas inconnue des destinataires, mais elle constitue toutefois une indication de provenance « relativement faible ».

Selon le TAF, le cas d’espèce se distingue du cas « Tegoport » (B-1646/2013). Dans cet arrêt, les juges st-gallois avaient considéré que la ville de Port était connue du public suisse. Port est de taille comparable à Ins et est située à une vingtaine de kilomètres de celle-ci. Contrairement à Port, la ville d’Ins n’est pas directement connectée à une autoroute, n’est pas localisée dans la périphérie d’une grande ville et ne possède ni infrastructures touristiques ni zone industrielle importante.

Selon le TAF, les destinataires des produits en cause, qui sont des spécialistes du domaine médical, comprendront l’élément « INS » dans le sens d’insuline. Peu importe que l’insuline ne soit pas utilisée pour le traitement des voies respiratoires et qu’il ne puisse pas être un composant des produits revendiqués.

Le TAF justifie cette conclusion de deux manières. La première justification se fonde sur la perception spécifique des destinataires. Il s’agit de spécialistes dans le domaine médical. Selon le TAF, ces personnes chercheront ou privilégieront un sens médical au terme « INS ».

Le deuxième argument se base sur une forme d’assouplissement du principe de spécialité en matière d’indication de provenance. Le TAF se fonde sur l’arrêt du TF 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 (“Indian Motorcyle”). Pour rappel, dans cet arrêt, le TF avait considéré que l’indication “Indian” faisait référence au monde des motos, mais ne constituait pas une référence directe à la provenance des vêtements revendiqués.

Sur la base de cet arrêt, le TAF estime qu’il n’est pas indiqué d’appliquer rigoureusement le principe de spécialité dans le contexte des indications de provenance. Lors de l’application de la règle d’expérience, il faut tenir compte de la désignation géographique et des produits et services revendiqués de manière à ne pas étendre cette règle d’expérience au-delà du nécessaire (“den Erfahrungssatz nicht überschiessend bemühen”). Il faut également prendre en compte les circonstances du cas d’espèce.

Considérant les produits revendiqués, la qualité de destinataires et les diverses significations du terme « INS », le TAF arrive à la conclusion que ce terme n’évoquera pas un sens géographique. Le TAF admet le recours et l’enregistrement du signe sans limitation.

TAF, arrêt B-5789/2016 du 15 novembre 2018

Commentaire

Le TAF considère que la ville d’Ins (Anet en français) est connue. Aucune exception à la règle d’expérience n’est invoquée par le TAF dans son arrêt. Dès lors, en application de la jurisprudence, il aurait fallu considérer le signe comme étant trompeur sans une limitation de la liste des produits à la Suisse. C’est ce qu’a fait l’IPI.

Le TAF arrive toutefois à un résultat différent. Avec cet arrêt, le TAF se distancie donc assez clairement de la règle d’expérience. Même si le lieu est connu, qu’il peut constituer un lieu de fabrication des produits revendiqués, qu’il n’a aucune signification symbolique en lien avec les produits, ne fait aucune référence à un modèle et n’a pas une deuxième signification manifeste et prédominante, le TAF considère que les destinataires ne verront pas dans le terme « Ins » une référence à la ville.

Visiblement, le TAF souhaite faire évoluer la jurisprudence « Indian Motorcycle » vers une pratique d’examen plus libérale relativement aux indications de provenance. Une intention similaire a motivé l’IPI lorsqu’il a révisé ses Directives d’examen en janvier 2019.

Si nous partageons l’intention, nous peinons à comprendre la justification développée par le TAF dans cet arrêt. Pourquoi les destinataires spécialisés dans le domaine médical iraient-ils chercher dans le signe un sens qui précisément n’existe pas ? Aucun des produits revendiqués ne contient de l’insuline. Les destinataires spécialisés le savent pertinemment.

En outre, l’argumentaire contient une forme de contradiction. Si les destinataires comprennent le terme « INS » dans le sens d’insuline, le signe devrait être refusé, soit pour tromperie manifeste, si ces produits ne peuvent pas contenir d’insuline, soit pour défaut de caractère distinctif s’ils en contiennent (le signe étant alors compris comme “insuline médicale”).

L’argument déduit de l’arrêt « Indian Motorcyle » reste également obscure à nos yeux. Dans cet arrêt, le TF a considéré que l’adjectif « Indian » portait exclusivement sur le terme « moto » et formait une unité avec son substantif (moto indienne). Or, le signe avait été déposé pour des vêtements. Par conséquent, le TF a considéré que le terme géographique ne faisait pas référence à la provenance des produits revendiqués, mais, tout au plus, pouvait éveiller une attente proche de celle qui est suscitée par le renvoi à une évènement sportif ou culturel. Le TF a donc fait une application stricte du principe de spécialité. Il a étroitement lié le signe avec les produits revendiqués. Si le terme géographique fait référence à des motos, il n’indique pas la provenance de vêtements.

Le TAF semble déduire de cet arrêt la conclusion inverse. Il considère qu’il faudrait appliquer le principe de spécialité de manière lâche. Le TAF détache le signe des produits. Il estime que les destinataires ne chercheront pas dans le signe une signification sensée par rapport aux produits en cause.

Cette approche est critiquable d’un point de vue dogmatique. Elle est également difficile à mettre en œuvre pour l’IPI, car elle ne propose pas de critères objectifs. Le critère du lieu « qui n’est pas inconnu, mais qui est une indication de provenance faible » est trop subjectif. Son application mènerait à des résultats difficiles à justifier, car fondés sur la subjectivité de l’examinateur. En atteste la différence de traitement entre le signe « Tegoport » et « Insmed », que le TAF tente tant bien que mal de justifier, mais qui est insatisfaisante.

Le TAF s’emploie ces dernières années à créer des exceptions à la règle d’expérience. A voir cette liste s’allonger, on se demande si cette règle d’expérience ne devrait pas simplement être remise en question et que soient posés des critères clairs permettant de considérer un nom géographique comme une indication de provenance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.