Grande chambre de recours de l’EUIPO, décision R1499/2016-G du 2 mars 2020 – indication de provenance trompeuse
Précision de la pratique relative aux indications de provenance: l’art. 7 para. 1 let. g RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause quant à la provenance géographique est possible.
Cette décision pourrait remettre en cause la pratique de l’EUIPO selon laquelle la marque n’est jamais trompeuse «lorsque la liste des produits et services est libellée de manière si générale qu’un usage non trompeur est possible» (Directives des marques EUIPO, Partie B, Section 4, Chapitre 8, Chiffre 1).
La Grande chambre des recours déclare nulle la marque «LA IRLANDESA 1943 (fig.)» (MUE 012043436) enregistrée pour des denrées alimentaires en classe 29 (viande, poisson, fruits et légumes conservés, confitures, oeufs, …) au motif qu’elle viole l’art. art. 7 para. 1 let. g RMUE et qu’elle a été déposée de mauvaise foi.
Elle considère que le signe était bel et bien trompeur au moment de son enregistrement en janvier 2014. La grande chambre des recours réforme ainsi la décision de la division d’annulation qui avait rejeté la demande en nullité déposée par le ministère irlandais compétent.
Décision de la division d’annulation et pratique de l’EUIPO
La division d’annulation a certes admis que la marque véhiculait clairement le message que les produits revendiqués proviennent d’Irlande.
Cependant la pratique de l’EUIPO consiste à enregistrer un signe contenant une indication de provenance dès lors qu’un usage non trompeur est possible. Selon cette pratique, tout usage trompeur effectif, factuel ou potentiel ne peut être apprécié que dans le cadre d’une procédure en déchéance.
La division d’annulation a estimé que la marque «LA IRLANDESA 1943 (fig.)» pouvait être utilisée avec des produits provenant d’Irlande. Comme il n’existait, selon la division d’annulation, aucune contradiction évidente entre la marque et les produits en cause au moment du dépôt, elle a estimé que la marque contestée n’avait pas été enregistrée en violation de l’art. 7 para. 1 let. g RMUE.
Considérants de la Grande chambre
La procédure en cause ne concerne pas une annulation en raison d’un usage trompeur postérieur à l’enregistrement. Au contraire, la Grande chambre est chargée d’examiner si la marque était de nature à tromper le public lors de son enregistrement.
Plus précisément, dans le cadre d’une demande de nullité, la date pertinente pour déterminer si la marque est trompeuse est le moment où la marque a été déposée, soit en l’occurrence en août 2013.
La Grande chambre apporte une nuance importante à la pratique de l’EUIPO relative à l’art. 7 para. 1 let. g RMUE appliquée trop schématiquement par la division d’annulation:
Dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. [… ] Comme l’a confirmé le Tribunal, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE peut s’appliquer même lorsqu’un usage non trompeur de la marque en cause est possible (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 49).
Décision R1499/2016-G 2 mars 2020, para. 27 et 28
La Grande chambre confirme ensuite que l’indication « LA IRLANDESA », utilisée sur les produits en cause dans la classe 29, sera comprise par les consommateurs concernés comme une indication que ces produits sont d’origine irlandaise. Ainsi, les consommateurs, en voyant la marque apposée sur ces produits, croiront que ces derniers proviennent d’Irlande.
Elle en conclut que:
Compte tenu de la signification claire et directe de la marque aux yeux des consommateurs hispanophones, la marque contestée est trompeuse pour le public pertinent et l’était déjà au moment de son dépôt conformément à la jurisprudence précitée.
Décision R1499/2016-G 2 mars 2020, para. 34
La demanderesse en nullité a prouvé que les produits vendus sous la marque litigieuse (notamment avant et au moment du dépôt) ne sont pas d’origine irlandaise. A cet effet, elle a produit un catalogue qui révèle que la marque «LA IRLANDESA» était utilisée sur du lait et des produits laitiers, y compris le fromage et le beurre, provenant des Pays-Bas et d’Allemagne et sur des produits à base de viande danois. Il existe donc une indication suffisamment sérieuse attestant que la marque était déjà utilisée de manière trompeuse au moment de son dépôt.
La Grande chambre note enfin que la défenderesse n’a consentit aucun effort pour préciser qu’elle utilisait sa marque d’une manière non trompeuse.
Conclusion
En conclusion, la Grande chambre estime que la marque contestée constitue une désignation claire et spécifique d’une caractéristique des produits couverts par ladite marque, à savoir leur provenance géographique. Les consommateurs seront alors amenés à croire que les produits possèdent cette caractéristique, qu’ils ne possèdent pas en réalité, et seront donc trompés par la marque contestée. Elle déclare par conséquent la nullité de la marque au motif que ladite marque est trompeuse au sens de l’art. 7 para. 1 g) du RMUE.
La marque est en outre annulée au motif qu’elle a été déposée de mauvaise foi. Les circonstances objectives de l’affaire conduisent à cette conclusion, à savoir l’utilisation de manière trompeuse de la marque contestée par son titulaire, le fait d’autres marques « LA IRLANDESA » ont été considérées comme trompeuses par l’EUIPO et des cours espagnoles et la relation commerciale antérieure entre la titulaire et l’un des demandeurs en nullité. Ces facteurs permettent à la Grande chambre de conclure que le titulaire de la marque « LA IRLANDESA » avait l’intention de tirer profit de l’image des produits irlandais, même si ceux-ci n’étaient pas d’origine irlandaise.
(Grande Chambre de recours de l’EUIPO, décision R1499/2016-G 2 mars 2020)