TAF, arrêt B-6675/2016 du 19 juin 2019 – invocation du défaut d’usage, revirement de jurisprudence
Art. 32 LPM en relation avec l’art. 22 al. 3 OPM: Lorsque le délai de carence au sens de l’art. 12 LPM n’est pas encore échu, le défaut d’usage peut être invoqué à titre préventif par le défendeur au plus tard dans sa première réponse matérielle à l’opposition.
Art. 32 LPM: Lorsque le défaut d’usage a été invoqué à titre préventif en temps voulu et que le délai de carence vient à échoir en cours d’instance, il appartient à l’autorité d’examiner l’usage de la marque opposante. Dans cette hypothèse, la période d’examen correspond aux cinq années qui précèdent la fin du délai de carence.
Les faits
Contre l’enregistrement de la marque suisse « GEMFLOOR » (CH 671397 ; marque attaquée), deux oppositions totales ont été formées par la même société.
La première opposition était fondée sur l’enregistrement international « GERFLOR » (IR 448’867), enregistrée en 1979, et la seconde sur l’enregistrement international « GERFLOR Theflooringroup » (IR 1’025’103).
Cette seconde marque opposante a été enregistrée au registre international le 8 octobre 2009. Le 19 janvier 2011, elle a fait l’objet d’une déclaration d’octroi de la protection selon la règle 18ter al. 1 du règlement d’exécution de l’Arrangement de Madrid (RexC). Cette déclaration a été publiée dans la Gazette des marques internationales no 2011/11 du 7 avril 2011. Par conséquent, le délai de carence de ce signe est arrivé à échéance le 7 avril 2016.
Dans sa réponse du 21 octobre 2015 aux deux oppositions, la défenderesse a invoqué le défaut d’usage des marques opposantes.
Décision de l’IPI
L’Institut a constaté que l’opposante n’avait pas rendu vraisemblable l’usage de sa marque « GERFLOR ». Il a donc rejeté l’opposition fondée sur ce signe.
Concernant l’opposition fondée sur la marque « GERFLOR Theflooringroup », l’Institut a calculé qu’à la date du 21 octobre 2015, moment auquel la défenderesse avait invoqué le défaut d’usage, le délai de carence n’était pas encore arrivé à échéance. Il n’a donc pas instruit plus avant sur ce point.
En définitive, l’IPI a admis l’opposition fondée sur la marque « GERFLOR Theflooringroup » et, partant, il a prononcé la révocation de la marque attaquée « GEMFLOOR ». Contre cette décision, la titulaire de la marque attaquée a recouru au TAF.
Décision du TAF
Moment de l’invocation du défaut d’usage
Le TAF ne remet pas en question le fait qu’à la date du 21 octobre 2015, le délai de carence prévu à l’art. 12 al. 1 LPM n’était pas échu.
Les juges saint-gallois renversent cependant leur jurisprudence selon laquelle le défaut d’usage ne peut pas être invoqué durant le délai de carence.
Le Tribunal interprète d’abord que l’art. 22 al. 3 OPM constitue une simple règle de procédure qui définit le moment auquel le défaut d’usage doit être invoqué. Il estime par ailleurs qu’est déterminant l’état de fait au moment où la décision est rendue.
Le TAF juge, par conséquent, que le défaut d’usage peut être invoqué à titre préventif durant le délai de carence. Dès lors, si ce délai est arrivé à échéance au moment où l’autorité prend sa décision, comme dans cette affaire, celle-ci doit alors traiter l’exception de non usage de la marque opposante soulevée par la partie défenderesse.
Il renvoie ainsi la cause à l’Institut pour nouvelle décision.
Période d’examen lorsque le défaut d’usage est invoqué à titre préventif
Le TAF définit par ailleurs la période d’examen de l’usage de la marque opposante lorsque le délai de carence échoit en cours de procédure.
Il considère que, dans ce cas de figure,
« [l’opposante est] invitée à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante (…) pendant la période de cinq ans qui précède non pas la date à laquelle (…) [la partie défenderesse] fait valoir – dans sa première réponse devant l’IPI – le défaut d’usage de la marque opposante (…), mais bien la date à laquelle le délai de carence de la marque opposante (…) arrive à échéance, c’est-à-dire le 7 avril 2016 ».
TAF B-6675/2016, consid. 9.4.2.2.
En d’autres termes, il peut clairement être déduit de cet arrêt que le TAF invite l’Institut à examiner l’usage de la marque opposante durant le délai de carence.
Or, le Tribunal fédéral a répété à plusieurs reprises que, sous réserve des marques défensives, l’absence d’usage d’une marque durant cette période est sans conséquence sur le droit à la marque pour son titulaire (ATF 127 III 160, consid. 1 – SECURITAS; TF 4C.82/2007, consid. 2.1.5 – GMAIL; voir ég. ATF 139 III 424, consid. 2.2 – MWATCH; ATF 130 III 371, consid. 2.3 – FOCUS).