Bentley – action civile en nullité d’une marque pour défaut d’usage

TC Fribourg, arrêt du 22 août 2017 (affaire n°102 2015 287) – défaut d’usage, computation des délais

Art. 12 al. 3 LPM: Le défaut d’usage constaté par l’IPI dans une décision sur opposition au sens de l’art. 30 LPM rend vraisemblable le défaut d’usage dans une procédure civile en nullité confrontant les mêmes parties (consid. 3.2).

Art. 12 al. 1 LPM: Lorsqu’une procédure d’opposition, dans laquelle le défaut d’usage été invoqué, a déjà opposé les parties antérieurement, la période à prendre en considération pour l’examen de l’usage de la marque commence à courir rétroactivement à partir du moment de l’invocation du non-usage dans cette procédure d’opposition (consid. 3.3).

Art. 11 al. 2 LPM: Conditions pour retenir un usage à l’exportation (consid. 3.6).

Art. 11 al. 3 LPM: Usage par des tiers et accords d’exportation (consid. 3.5).

Les parties en litiges

La demanderesse est un constructeur d’automobiles de luxe et de course qui commercialise ses produits sous le logo suivant:

Logo Bentley
Marque de la demanderesse

La défenderesse a acquis en mai 2017 la marque verbale «BENTLEY», enregistrée par une société tierce en 1988 en lien avec des produits de la classe 14 (montres).

En 2013, la demanderesse a déposé, notamment pour des produits de la classe 14, une marque combinée «B BENTLEY», identique au logo précité. La titulaire de la marque verbale «BENTLEY» a formé une opposition partielle auprès de l’IPI contre l’enregistrement de cette marque combinée.

La demanderesse, titulaire de la marque attaquée, avait invoquée le défaut d’usage de la marque opposante «BENTLEY» dans sa première réponse à l’opposition.

Dans sa décision du 11 septembre 2015, l’IPI a rejeté l’opposition, considérant que la titulaire de la marque verbale «BENTLEY» n’avait pas rendu vraisemblable l’usage de cette dernière.

Le 7 décembre 2015, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal cantonale fribourgeois (TC-FR) une action en nullité pour défaut d’usage de la marque verbale «BENTLEY».

Par arrêt du 22 août 2017, la IIe Cour d’appel civil du TC-FR a rejeté la demande.

Vraisemblance du défaut d’usage

Conformément à l’art. 11 al. 1 LPM, la marque est protégée pour autant qu’elle soit utilisée en relation avec les produits et services enregistrés.

Selon l’art. 12 al. 1 LPM, le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque s’il ne l’a pas utilisée en relation avec les produits et services enregistrés durant une période ininterrompue de cinq ans, à moins que le défaut d’usage soit dû à un juste motif.

L’art. 12 al. 3 LPM prévoit que quiconque invoque le défaut d’usage doit le rendre vraisemblable. La contre-preuve de l’usage incombe alors au titulaire (MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2e éd. 2009, n. 1355 p. 400). Cette règle vise à tenir compte de la difficulté à apporter la preuve d’un fait négatif (non-usage de la marque).

En l’espèce, le TC-FR retient qu’une procédure d’opposition devant l’IPI portant sur la même marque a déjà opposé les parties. La décision du 11 septembre 2015 de l’IPI constate que l’usage de la marques «BENTLEY» n’avait pas été rendu vraisemblable.

Il en résulte, selon les juges fribourgeois, que la demanderesse a rendu vraisemblable le défaut d’usage de la marque. Par conséquent, la défenderesse doit, dans la procédure civile, apporter la contre-preuve de l’usage de sa marque.

La décision est intéressante sur ce point, car les juges civils donnent à la décision de l’IPI une force probante s’agissant de la vraisemblance du défaut d’usage, dont le fardeau de la preuve repose sur le demandeur. Cela étant, cette question n’était pas contestée par les parties.

Période à prendre en considération pour l’examen de l’usage de la marque

Pour faire valoir son droit à la marque, le titulaire doit avoir utilisé sa marque durant une période de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM).

Dans la détermination de la période à prendre en considération, le TC-FR se réfère à nouveau à la procédure d’opposition devant l’IPI.

En matière d’opposition, lorsque le défaut d’usage est invoqué, l’usage de la marque doit être rendu vraisemblable pendant les cinq années qui précèdent l’invocation de ce défaut (art. 32 LPM). Le TC-FR retient que l’invocation du défaut d’usage correspond au moment où la demanderesse l’a invoqué pour la première fois, c’est-à-dire dans sa réponse à l’opposition formée devant l’IPI.

Conditions de l’usage à l’exportation

Selon le principe de la territorialité, le droit à la marque n’est conservé que par l’usage en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c). L’art. 11 al. 2 LPM prévoit toutefois que l’usage de la marque pour l’exportation est assimilé à l’usage de la marque. Ainsi, l’apposition en Suisse d’une marque sur des produits destinés exclusivement à l’exportation (ou sur leur emballage) équivaut à faire usage de la marque en Suisse.

Se référent à la doctrine (cf. ERIC MEIER, L’obligation d’usage en droit des marques, Lausanne 2005, p. 114), le TC-FR relève qu’on est en présence d’une marque d’exportation lorsque le produit ou son emballage est pourvu de la marque en Suisse avant d’être envoyé à l’étranger, mais non si cette opération intervient à l’étranger et que le produit est mis sur le marché d’un pays tiers sans transiter par la Suisse. Si la marque est apposée dans un autre pays sur le produit et qu’elle est importée en Suisse avant d’être exportée, le droit à la marque est maintenu, l’importation constituant un acte d’usage au sens de l’art. 11 LPM.

En l’espèce, l’apposition de la marque querellée sur des cadrans de montre a lieu à l’étranger. Le cadran est ensuite monté sur les montres en Suisse, avant leur exportation. Le TC-FR considère que les conditions d’un usage à l’exportatiton sont ainsi remplies.

Usage sérieux de la marque BENTLEY

La marque doit par ailleurs faire l’objet d’un usage sérieux. Un usage purement symbolique, fait à seule fin de ne pas perdre le droit à la marque ne suffit pas. Le titulaire doit donc manifester l’intention de satisfaire la demande du marché. Les usages commerciaux habituels sont déterminants. Les circonstances concrètes du cas particuliers, notamment le fait qu’il s’agisse d’articles de luxes, le chiffre d’affaire et la durée de l’usage doivent être pris en considération.

S’agissant de l’usage sérieux de la marque «BENTLEY», les juges fribourgeois constatent que l’exportaiton de 1’958 montres (prix unitaire évalué entre CHF 40’000.- et CHF 80’000.-) sur la période de cinq ans est pertiente. En termes de volume et compte tenu du fait que la défenderesse a démontré son intention de se positionner sur le marché du luxe, un usage sérieux est retenu par les juges.

Usage public de la marque

La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits et services enregistrées (usage à titre de marque).

A ce propos, le TC-FR retient que l’usage doit être public et doit remplir sa fonction, à savoir distinguer des produits ou services par rapport à ceux de la concurrence. Par usage public, les juges fribourgeois considèrent qu’il doit s’agir d’une activité commerciale dirigée vers la clientèle, sans qu’il soit nécessaire d’avoir réalisation ou recherche de bénéfice.

Dans le cas concret, la Cour d’appel civil fribourgeoise considère la présence en 2013 et 2014 de la marque «BENTLEY» à Baselworld permet d’établir l’usage de la marque durant la période de référence. Bien que la défenderesse n’ait produit aucune pièce attestant de quelconque commande, le TC-FR infère de la présence de la marque à un «salon aussi prestigieux que Baselworld, (…) l’intention de la défenderesse de se donner une visibilité et de promouvoir ses produits».

Enfin, les photographies de modèles de montres, de panneaux publicitaires et de publicités dans des magazines étrangers, les points de ventes indiqués et les photographies de ceux-ci constituent des indices d’usage, même si les photographies ne portent pas de date et ne peuvent être prises en considération individuellement.

Auteur de l’usage

En principe, la marque doit être utilisée par le titulaire figurant au registre.

Cependant, conformément à l’art. 11 al. 3 LPM, l’usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l’usage par le titulaire. Ainsi, l’usage de la marque par une société étroitement liée au titulaire sur le plan économique, par un licencié ou par un distributeur exclusif, peut également maintenir le droit à la marque, pour autant que le titulaire de la marque consente à l’utilisation de sa marque (arrêt TAF B-7439/2006, consid. 4.2.2). Le consentement du titulaire de la marque ne requiert aucune forme et peut être donné tacitement, par exemple au sein d’un groupe de sociétés (décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle du 12 juillet 2006 in sic! 12/2006 p. 860 consid. 4).

La Cour d’appel civil fribourgeoise considère que la marque querellée «BENTLEY» avait été utilisée par des tiers, en Chine et au Moyen-Orient et que ces tiers étaient au bénéfice, selon les déclarations de la défenderesse, de licences. Dans la mesure où le consentement pouvait être tacite et ne requérait aucune forme, le Tribunal n’a pas requis la production des contrats originaux. L’usage par des tiers a donc été assimilé à l’usage par le titulaire de la marque, en conformité avec l’art. 11 al. 3 LPM.

S’agissant en particulier d’une des sociétés, la demanderesse a prétendu qu’elle n’a pas d’activité, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un usage de la marque en cause. Sur ce point, le Tribunal retient que «même si le but de la société en question est de détenir la marque “BENTLEY”, (…) elle n’abuse pas de son droit en se prévalant de la protection de la marque (…), ce d’autant qu’elle a conclu des accords avec plusieurs entreprises en vue de l’exportation des montres de la marque dont elle est titulaire». Il souligne à cet égard que les montres sont livrées au port-franc d’Hong-Kong à une autre société (T.), qui est une filiale d’une troisième société (S.), laquelle achète également des montres d’autres marques.

Usage dans une forme divergente

Un usage dans une forme divergente ne peut être assimilé à l’usage de la marque enregistré. En l’occurrence, la défenderesse a utilisé la marque «BENTLEY» avec l’adjonction de la lettre «B» entourée dans un cercle au-dessus du terme «BENTLEY».

Les juges cantonaux fribourgeois estiment que cette adjonction n’altère pas la marque verbale enregistrée. D’une part, cette forme divergente n’est utilisée que dans la publicité. Il s’agit d’autre part de la première lettre du nom, qui est lu et reconnu par le public. Faute de disparité phonétique et visuelle, la lettre «B» se rapporte donc à la marque «BENTLEY».

Conclusion

Pour ces motifs, le TC-FR retient que la défenderesses a établi que la marque «BENTLEY» était une marque à l’exportation et que celle-ci a été utilisé avec sérieux en relation avec les produits enregistrés durant le délai de carence. La demande en nullité de la marque pour défaut d’usage a ce faisant été rejetée.

(arrêt du 22 août 2017 de la IIe Cour d’appel civil; selon les informations figurant sur le site du Tribunal cantonal fribourgeois, cet arrêt fait l’objet d’un recours en matière civile au TF sous la référence 4A_515/2017)

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