Dans un arrêt récent (T‑386/16), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’usage d’une marque de l’Union sur un seul territoire de l’UE (en l’occurrence l’Italie) ne permettait pas d’échapper à la déchéance du droit à la marque par manque d’usage sérieux.
Qu’en est-il en Suisse? Une marque doit-elle être utilisée dans toute la Suisse ou est-ce qu’un usage local suffit?
Arrêt T-386/16 du 6 octobre 2017 – Lieu de l’usage dans l’UE
Le Tribunal de l’UE a considéré qu’il était justifié de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union fasse l’objet d’un usage dans plusieurs Etats membres pour que celui-ci soit qualifié d’usage sérieux. Il estime en effet que ce type de marque jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale.
Le Tribunal n’exclut toutefois pas que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre.
En l’espèce, la marque, qui faisait l’objet de l’action en déchéance, était protégée pour des portes. Ces produits ne présentent aucune spécificité territoriale justifiant que leur usage soit limité au seul territoire italien. En effet, il s’agit selon le Tribunal d’articles de base, utilisés et vendus dans tous les lieux où il existe des bâtiments avec des pièces à fermer, pouvant être utilisés par tous les consommateurs de l’UE. Ainsi, le seul usage de la marque sur le territoire italien n’a pas été suffisant pour qu’il soit qualifié d’usage sérieux permettant de faire obstacle à l’action en déchéance.
Critiqué, cet arrêt a des conséquences importantes pour les titulaires de marques de l’Union, puisque, en principe, ils devront l’utiliser dans plusieurs États européens pour conserver leur droit à la marque, comme le note notre confrère José Monteiro dans une chronique publiée dans L’Explicite. Nous relevons toutefois que la Cour de Justice de l’UE n’a, à notre connaissance, pas encore statué sur cette question.
Qu’en est-il en Suisse?
L’usage de la marque est examinée dans deux constellations:
- l’usage permettant de faire naître le droit à la marque lorsqu’elle appartient au domaine public (usage acquisitoire dans le cadre de l’imposition) et
- l’usage permettant de conserver le droit à la marque lorsque celui-ci est contesté, par exemple, dans une procédure d’opposition ou de radiation pour défaut d’usage (usage conservatoire).
Comme nous l’avons déjà évoqué dans le commentaire de l’arrêt iMessage, les conditions pour reconnaître l’usage sont, sur certains aspects, différentes selon qu’on se trouve dans la première ou la deuxième constellation. Il en va en particulier ainsi du lieu de l’usage.
Usage acquisitoire
Lorsqu’un signe relève du domaine public au sens de l’art. 2 let. a LPM, il est exclu de la protection, parce que personne ne peut en principe se l’approprier. Indépendamment de la question du besoin de disponibilité, chaque opérateur du marché peut être amené à l’utiliser, notamment pour décrire les caractéristiques de ses produits ou services.
L’imposition constitue une dérogation à ce principe. Pour autant que le signe ne soit pas soumis à un besoin absolu de disponibilité (p. ex. le nom d’un pays ou un terme générique tel que « chocolat » pour du chocolat), l’art. 2 let. a LPM admet en effet qu’un signe relevant du domaine public puisse être monopolisé par un opérateur. Cela se justifie par le fait qu’en relation avec certains produits ou services spécifiques, le signe est perçu par les destinataires comme un renvoi à une entreprise déterminée et non pas comme une indication descriptive ou simplement dénuée de caractère distinctif.
Dans la mesure où le droit à la marque confère un droit exclusif sur tout le territoire Suisse et où personne en Suisse ne peut être empêché d’utiliser un signe relevant du domaine public, il est logique que le déposant qui revendique la protection d’un signe en tant que marque imposée soit tenu de rendre vraisemblable que cette imposition couvre l’ensemble du territoire Suisse.
Ainsi, lorsque la vraisemblance de l’imposition est apportée par la preuve directe – c’est-à-dire par le sondage d’opinion duquel il ressort que les destinataires perçoivent le signe comme une marque -, un échantillon représentatif de la population suisse (ou des destinataires plus spécifiques relevant de l’ensemble du territoire suisse) doit être sondé. Aussi un sondage réalisé uniquement dans une région ou lors d’un évènement à l’étranger (voir TAF B-5182 – Elément de prothèse (3D)) est-il impropre à rendre vraisemblable l’imposition du signe dans le commerce.
Lorsque l’imposition est rendue vraisemblable au moyen de la preuve indirecte – c’est-à-dire au moyen de preuves illustrant l’usage de la marque -, la vraisemblance est déduite d’un usage suffisamment intense du signe en tant que marque en relation avec les produits ou services spécifiques. Là encore, un usage local ne suffit pas. La marque doit avoir été utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou de services concernés sur le territoire suisse.
Cela ne veut pas dire que le déposant doit apporter la preuve de l’usage de sa marque dans chacun des 26 cantons suisses et a fortiori encore moins des 2222 communes du pays. En effet, un usage dans chacune des trois régions linguistiques suisses suffit.
S’agissant de signes déposés en lien avec des évènements locaux notamment, à l’instar du nom d’un festival, l’usage est en règle général plus limité. L’IPI considère toutefois qu’un tel signe peut également s’imposer comme marque, dès lors qu’il bénéficie d’une présence dans les médias de toutes les régions linguistiques (cf. décision relative au signe « Lucerne Festival » disponible sur l’Aide électronique à l’examen de l’IPI).
Compte tenu des caractéristiques linguistiques du pays, un média francophone ne sera lu, vu ou écouté essentiellement que par les francophones. Pour rendre vraisemblable l’imposition de son signe, le déposant devra alors apporter des moyens de preuve démontrant la diffusion du média dans les trois régions linguistiques (cf. décisions « LE MATIN (fig.) », « LA GAZZETTA DELLO SPORT » ou « Schweizerische Weinzeitung » disponibles sur l’Aide électronique à l’examen).
Pour les slogans en revanche, l’imposition paraît plus délicate. En effet, utilisés pour attirer l’attention des destinataires, les slogans sont en règle générale rédigés dans la langue du public cible. Aussi leur usage ne couvre-t-il pas toutes les régions linguistiques suisses, de sorte que l’imposition ne sera, dans ces conditions, pas admise (cf. Décision « Aus der Region. Für die Region » disponible sur l’Aide électronique à l’examen).
Usage conservatoire
Pour conserver le droit à la marque, son titulaire doit l’utiliser conformément aux exigences de l’art. 11 LPM. En principe, l’usage doit être effectué en Suisse. L’usage à l’exportation vaut usage en Suisse (art. 11 al. 2 LPM; cf. à ce propos notre résumé de l’arrêt Bentley).
En vertu d’un vieux traité bilatéral avec l’Allemagne, à certains conditions, l’usage en Allemagne est également considéré comme étant conforme au droit.
Dans le cas de l’usage conservatoire, il s’agit de conserver la protection d’une marque (art. 11 al. 1 LPM) qui est dans son ensemble distinctive. Il ne s’agit en revanche pas de soustraire aux autres opérateurs du marché un signe qui relève du domaine public. Ainsi, contrairement au cas de l’imposition décrit ci-avant, pour l’usage conservatoire, un usage sur l’ensemble des régions linguistiques ne peut être exigé. Dans le cas contraire, la marque ne serait en aucun cas intéressante pour les PME, puisque celles actives sur l’ensemble du territoire de la Confédération sont relativement rares.
Contrairement à ce qui prévaut pour une marque de l’Union européenne (cf. l’arrêt mentionné en début d’article), en Suisse l’usage local suffit par conséquent pour constituer un usage conforme à l’art. 11 LPM. Il n’est ainsi pas exigé que la marque fasse l’objet d’un usage dans plusieurs communes ou cantons pour que son titulaire conserve la protection conférée par le droit à la marque.
Conclusion
A la lumière des considérations qui précèdent, il faut reconnaître que l’usage d’une marque constitue un élément important à ne pas négliger lorsque la marque est enregistrée.
En Suisse, les conditions d’usage sont certes relativement élevées. Toutefois, les PME sont bien protégées par une pratique qui tolère un usage local de la marque.
Dans l’hypothèse où un déposant a l’ambition de s’étendre sur le marché européen, il devra en revanche évaluer si une extension de sa marque suisse en tant que marque de l’Union via le système de Madrid est l’option la plus valable ou s’il ne doit pas choisir un Etat européen spécifique ou un nombre réduit de pays qu’il désigne dans son extension internationale. Car, si le déposant choisit la marque de l’Union et qu’il ne l’utilise que dans un seul Etat membre, il risque de tout perdre au regard de cette nouvelle jurisprudence relative au lieu de l’usage des marques.