REICO

ATF 143 III 216 (arrêt 4A_489/2016 du 27 février 2017) – conditions pour la qualification d’une marque comme marque d’agent

Art. 4 LPM: Une marque ne peut être usurpée à son véritable titulaire que s’il existe entre l’usurpateur et le titulaire une obligation de loyauté ou de sauvegarde des intérêts commerciaux de ce dernier. La simple participation dans le capital social d’une société ne fonde pas un devoir de loyauté suffisant.

Principes de l’art. 4 LPM

L’art. 4 LPM protège le titulaire économique d’une marque contre son appropriation illicite par un tiers.

Dans le cadre d’une collaboration, il peut en effet arriver que le titulaire autorise un tiers à déposer une marque en son nom et à l’utiliser durant une période. C’est typiquement le cas lorsque le tiers a, vis-à-vis du titulaire effectif, une position d’agent, de distributeur indépendant, de preneur de licence ou de franchisé (cf. Commentaire Romand, de Werra, N17 ad art. 4 LPM).

La protection de l’art. 4 LPM repose sur l’hypothèse que l’ayant droit a un devoir de protéger les intérêts du titulaire ou un devoir de loyauté envers lui. Cela suppose en particulier qu’il ait existé ou qu’il existe encore un rapport contractuel entre le véritable titulaire de la marque et l’usurpateur contenant un tel devoir (ATF 131 III 581, consid 2.3).

Cas d’espèce

C. sàrl (intimée 1) fonde en 2007 la société A. sàrl (recourante) et participe à hauteur de 30% à son capital social. En mars 2009, elle acquiert le solde (70%) des parts sociales de A. sàrl, qu’elle cède en juillet 2009 à un tiers. Ce tiers est inscrit au registre du commerce comme gérant avec signature individuelle.

Depuis décembre 2011, A. sàrl est titulaire en Suisse de deux marques “REICO”.

C. sàrl, quant à elle, est titulaire de la marque allemande “REICO VITAL-SYSTEM” depuis 2007.

En mai 2013, le gérant de C. sàrl (intimé 2) dépose en Suisse deux marques “REICO” similaires à celles de la recourante. Cette dernière fait opposition (31 LPM) à ces enregistrements (cette opposition est toujours pendante).

S’en suit un litige civil devant le tribunal de commerce de St. Gall entre les deux sociétés et le gérant par rapport à la titularité des marques REICO.

Les juges st. gallois donnent raison à C. sàrl et au gérant. Selon eux, une obligation légale de loyauté serait fondée sur la volonté des parties de collaborer, sur la congruité dans l’utilisation des signes REICO et les buts sociaux ainsi que sur une participation de C. sàrl au capital de A. sàrl.

Sur recours de A. sàrl, le TF pulvérise ce raisonnement. Selon le TF, les juges st.gallois n’ont pas mis en évidence une relation contractuelle concrète, notamment par rapport au dépôt des marques par A. sàrl en décembre 2011.

Pour le TF, la participation minoritaire ne constitue pas une relation de groupe (pas de rapport société-mère à société-fille). On ne peut déduire de la simple participation dans une société un devoir de loyauté. Le fait que C. sàrl ait fondé la recourante en 2007 ne donne aucune indication sur une éventuelle relation contractuelle entre les parties.

L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure.

(ATF 143 III 216Arrêt TF 4A_489/2016)

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