TF, arrêts 4A_166/2024 et 4A_172/2024 du 17 septembre 2024 – concurrence déloyale, absence d’exploitation parasitaire, marque d’agent, recours de la demanderesse rejeté et recours de la défenderesse admis.
Art. 3 al. 1 let. e LCD : L’appropriation parasitaire suppose un transfert d’image du produit tiers vers son propre produit, indépendamment de tout risque de confusion. Sans image ou réputation préexistante, aucun transfert ne peut avoir lieu. L’objectif de l’appropriation est précisément de tirer profit de la notoriété ou de la réputation d’un concurrent.
Art. 3 al. 1 let. e LCD: Une appropriation parasitaire est exclue lorsque le signe contesté n’est pas utilisé comme signe distinctif, mais uniquement comme désignation descriptive ou promotionnelle d’un produit.
Art. 4 LPM : Une personne est mieux fondée au sens de l’art. 4 LPM lorsqu’elle a utilisé elle-même la marque avant son dépôt, qu’elle l’a fait utiliser par des tiers avec son consentement ou qu’elle dispose de droits exclusifs formels sur celle-ci. En revanche, ni l’usage par un représentant ni une simple utilisation dans les échanges commerciaux ne suffisent à créer un droit propre.
Art. 4 LPM : Une marque développée par un distributeur afin de commercialiser les produits du fournisseur sur un marché donné («marque secondaire») est exclue du champ d’application de l’art. 4 LPM. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques réservant des droits du fournisseur sur ces signes, celui-ci n’acquiert pas automatiquement une légitimité économique sur ceux-ci.
Les faits
La société américaine demanderesse fabrique sous la dénomination «Beanie Boos» des peluches dotées de têtes et d’yeux surdimensionnés.
Dans le cadre d’un contrat de distribution exclusive pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche conclu en 2010, la défenderesse distribuait les «Beanie Boos» sous les désignations «Glubschi» et «Glubschis», lesquelles renvoient à leurs yeux particulièrement grands («Glubschaugen»). Les désignations «Glubschi» et «Glubschis» n’apparaissaient jamais directement sur les peluches elles-mêmes ; elles figuraient toutefois sur des prospectus, des supports publicitaires sur le lieu de vente, des présentoirs pour peluches, des articles de merchandising, etc.
En 2013, la défenderesse a procédé aux dépôts, respectivement à l’extension en Suisse, à son nom des marques verbales «Glubschi» (CH 645 779) et «Glubschis» (IR 1 281 710) et de la marque figurative «Glubschis (fig.)» (IR 1 285 540).
Le contrat de distribution a été résilié par la demanderesse en 2019. Par la suite, la défenderesse a commencé à commercialiser ses propres peluches en utilisant notamment les désignations «Glubschi», «Glubschis» et «Beanie Boo’s». Pour sa part, la demanderesse a déposé en Suisse la marque verbale «Glubschi» (CH 737 011).
La défenderesse a alors mis la demanderesse en demeure de renoncer à toute utilisation de ce signe à titre de marque, notamment pour des peluches, sur la base de sa marque antérieure «Glubschis» (IR 1 281 710). La demanderesse a, à son tour, exigé que la défenderesse lui transfère ses marques «Glubschis (fig.)» (IR 1 285 540), «Glubschis» (IR 1 281 710) et «Glubschi» (CH 645 779), ainsi qu’elle renonce à toute utilisation des signes «Glubschi» et «Glubschis» à titre de marque.
Procédures antérieures
La demanderesse a introduit une action devant le Tribunal de commerce du canton d’Argovie. Elle demandait principalement l’interdiction faite à la défenderesse de commercialiser des peluches sous les désignations «Glubschi» et «Glubschis», la reddition de comptes concernant les bénéfices réalisés ainsi que la nullité des marques «Glubschi» (CH 645 779) et «Glubschis» (IR 1 281 710 et IR 1 285 540).
Le Tribunal de commerce a partiellement admis la demande : il a interdit l’usage des désignations litigieuses pour les produits concernés, ordonné une reddition de comptes et prononcé la nullité partielle de la marque suisse «Glubschi» (CH 645 779). Les deux parties ont recouru au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 29 novembre 2023 (ATF 150 III 83, résumé ici), le TF a partiellement admis les recours, annulé le jugement et renvoyé l’affaire au Tribunal de commerce. Il a considéré que l’application de l’art. 4 LPM relatif à la marque d’agent avait été écartée à tort et qu’aucun risque de confusion fondé sur le droit de la concurrence déloyale ne pouvait être retenu faute de force distinctive suffisante du signe litigieux.
Par nouveau jugement du 15 février 2024, le Tribunal de commerce a ordonné la radiation complète de la marque «Glubschi» (CH 645 779) ainsi que des marques «Glubschis» (IR 1 281 710) et «Glubschis (fig.)» (IR 1 285 540) de la défenderesse considérant que ces marques avaient été déposées sans droit selon l’art. 4 LPM. Les deux parties ont à nouveau recouru devant le Tribunal fédéral : la demanderesse contestait le rejet partiel de ses conclusions, tandis que la défenderesse demandait l’annulation de la radiation des marques.
Concurrence déloyale: appropriation parasitaire
La demanderesse reproche à l’autorité précédente une violation de l’art. 3 al. 1 let. e LCD. Le TF rappelle que, selon sa jurisprudence, l’appropriation parasitaire selon cette disposition suppose un transfert d’image du produit tiers vers son propre produit, grâce à une publicité comparative suscitant une association d’idées, indépendamment de tout risque de confusion. Sans image ou réputation préexistante, aucun transfert ne peut avoir lieu. L’objectif de l’appropriation est précisément de tirer profit de la notoriété ou de la réputation d’un concurrent.
En l’espèce, la demanderesse n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’une réputation particulière, ni d’une position acquise sur le marché suisse, ni encore une forte notoriété de ses produits.
En outre, l’utilisation de «Glubschi» n’est pas perçue comme une indication de provenance commerciale. Le terme apparaissait en lien direct avec les peluches concernées et renvoie avant tout à une caractéristique descriptive des produits, à savoir leurs grands yeux («glubschäugig»). Or, des éléments purement descriptifs ne peuvent pas conférer une image susceptible d’être transférée à un autre produit. Ils ne sont objectivement pas aptes à créer un lien mental avec un produit déterminé.
Radiation des marques et marque d’agent
La défenderesse conteste la radiation complète de sa marque verbale suisse «Glubschi» (CH 645 779), ainsi que des parties suisses de ses marques internationales «Glubschis» (IR 1 281 710) et «Glubschis (fig.)» (IR 1 285 540).
L’autorité précédente avait justifié cette mesure, à la suite du renvoi du TF, en considérant qu’il s’agissait de marques d’agent au sens de l’art. 4 LPM. Le TF, dans son arrêt de renvoi, n’a clarifié que la notion de «personne autorisée à l’usage» visée par l’art. 4 LPM et a considéré qu’il ne pouvait être exclu d’emblée que la demanderesse puisse invoquer l’art. 4 LPM contre la défenderesse. Dans son nouveau jugement, l’autorité précédente a examiné les autres conditions de l’art. 4 LPM et les a toutes considérées comme remplies.
La défenderesse soutient que la première condition de l’art. 4 LPM, à savoir l’existence d’un droit antérieur préférable de la demanderesse sur les marques déposées, ne peut être retenue sur la base des faits établis.
Le TF rappelle qu’une personne est mieux fondée au sens de l’art. 4 LPM lorsqu’elle a utilisé elle-même la marque avant son dépôt, qu’elle l’a fait utiliser par des tiers avec son consentement ou qu’elle dispose de droits exclusifs formels sur celle-ci. En revanche, ni l’usage par un représentant ni une simple utilisation dans les échanges commerciaux ne suffisent à créer un droit propre.
En l’espèce, la demanderesse n’a jamais utilisé directement le signe «Glubschi». Celui-ci avait toujours été utilisé par la défenderesse sur des brochures, des supports publicitaires, des présentoirs ou des articles de merchandising afin de promouvoir les peluches de la demanderesse. Les produits eux-mêmes ont cependant toujours été commercialisés sous la dénomination «Beanie Boos». Une acquisition d’un droit antérieur fondé sur un usage propre est ainsi exclue.
Le TF constate également que la demanderesse ne disposait d’aucun droit exclusif formel sur les signes «Glubschi» et «Glubschis». Il rappelle que l’usage effectué par un agent ne permet pas de créer un droit antérieur qui n’existait pas auparavant : l’art. 4 LPM protège un droit préexistant contre une appropriation abusive, mais ne permet pas de faire naître un droit nouveau.
Le TF souligne en outre que le fait que le signe ait été créé par une société liée dans le cadre de la relation contractuelle rapproche davantage «Glubschi» d’une «marque secondaire», c’est-à-dire d’une marque propre développée par un distributeur afin de commercialiser les produits du fournisseur sur un marché donné. Or de telles marques secondaires sont exclues du champ d’application de l’art. 4 LPM. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques réservant des droits à la demanderesse sur ces signes, celle-ci n’acquiert pas automatiquement une légitimité économique sur ceux-ci.
Le TF conclut ainsi que l’autorité précédente a violé l’art. 4 LPM en reconnaissant à la demanderesse un droit antérieur préférable sur les signes «Glubschi» et «Glubschis». La qualification de marque d’agent doit être exclue déjà pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de l’art. 4 LPM.
Le TF admet donc le recours de la défenderesse. Il rejette en revanche celui de la demanderesse.