Close

OTTO’S / OTTO (avec bref commentaire)

TF, arrêt 4A_22/2019 du 23 mai 2019 – risque de confusion en droit de la concurrence

Art. 3 al. 1 let. d LCD: Pour apprécier le risque de confusion, la présence globale sur le marché, acquise au moyen de la marque litigieuse, est déterminante.

Le TF admet partiellement le recours d’OTTO’s et renvoie l’affaire au tribunal cantonal lucernois afin qu’il réexamine le risque de confusion selon l’art. 3 al. 1 let. d LCD.

Les parties

CH 473105

La plaignante et recourante, OTTO’S AG, sise à Sursee (LU), est active depuis plusieurs dizaines d’années dans le commerce de détail en Suisse, notamment sous les marques « OTTO’S » (CH 462929, déposée en 1998) et « OTTO’S (fig.) » (CH 473105, déposée en 1999), enregistrées pour des produits et services dans un grand nombre de classes.

Outre la vente dans ses filiales, la recourante exploite depuis 2007 une boutique en ligne. La vente en ligne ne représente qu’1 à 2 % de son chiffre d’affaires total, mais ce commerce est stratégiquement important pour elle.

L’intimée et défenderesse principale, OTTO GmbH & CO AG, sise à Hambourg, est la maison-mère d’un groupe actif mondialement dans le commerce de détail. Elle possède en Suisse notamment les marques « OTTO VERSAND » (IR 218534, déposée en 1959) et « OTTO » (IR 616349, déposé en 1993) enregistrées pour quasiment tous les produits.

Le litige

En septembre 2016, une filiale de l’intimée a informé la plaignante qu’à partir du printemps 2017, elle apparaîtrait également sur le marché suisse sous la marque « OTTO », qu’elle ouvrirait une boutique en ligne et opérerait de la vente par catalogues. Elle proposait une coexistence intervenant par une segmentation des ventes en ligne selon les groupes cibles de chacune des parties.

La plaignante a refusé l’offre et assigné l’intimée et sa filiale devant le tribunal cantonal lucernois. Elle a demandé qu’interdiction leur soit faite d’exercer le commerce de détail sous un signe contenant le terme « OTTO ».

Absence de fondement en droit de marque

Le tribunal lucernois a nié l’intérêt juridique de la plaignante concernant la demande d’interdiction d’utiliser le signe pour la vente en magasin.

Concernant le commerce en ligne, il a constaté que les marques de l’intimée étaient antérieures à celles de la plaignante et, en vertu de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des marques, avaient été utilisées.

Concurrence déloyale

L’art. 3 al. 1 let. d LCD a pour objectif d’empêcher que la réputation dont jouit l’offre d’un concurrent auprès des consommateurs ne soit utilisée de manière déloyale pour la commercialisation de ses propres produits.

La notion juridique de risque de confusion est la même dans l’ensemble du droit des signes distinctifs. Toutefois, les circonstances s’apprécient différemment en fonction de la protection juridique revendiquée. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière exclusivement abstraite, mais plutôt au regard de l’ensemble des circonstances concrètes. Ce risque peut résulter d’une confusion directe entre des produits. Il peut aussi être indirect en ce sens que le public a l’impression que les marchandises litigieuses proviennent d’entreprises économiquement proches (consid. 3.2).

La Cour cantonale a nié le comportement déloyal de la défenderesse. Elle a estimé que OTTO’S, au vu de son activité relativement récente dans le domaine du commerce en ligne et faible en termes de revenu, en proportion de son chiffre d’affaire global, n’avait pas démontré avoir une position sur le marché de la vente en ligne justifiant une protection fondée sur l’art. 3 LCD. La cour cantonale n’a ainsi même pas examiné le risque de confusion.

Le TF casse la décision cantonale sur ce point. Il estime que du point de vue du droit de la concurrence, la présence globale sur le marché, acquise au moyen de la marque litigieuse, est déterminante. Ce n’est pas seulement la réputation du signe auprès du public qui doit être pris en compte, mais également les intérêts commerciaux de la recourante, qui sont susceptibles d’être affectés par la présence du signe de la défenderesse.

En omettant d’examiner le risque de confusion au motif que la présence spécifique de la recourante sur Internet sous son signe était trop faible, le tribunal lucernois a violé le droit fédéral, dit le TF.

Il est effectivement possible que l’utilisation d’un signe dans un canal de distribution particulier façonne les attentes du public et leur perception de ce signe de telle sorte que l’usage d’un signe semblable dans un autre canal de distribution permette d’écarter le risque de confusion. Cependant, l’instance cantonale n’a pas examiné si c’était le cas en l’occurrence. Elle a simplement laissé la question du risque de confusion ouverte. Or, selon le TF, l’apparition des défenderesses sur le marché sous leurs signes « OTTO VERSAND » et « OTTO » créerait un risque de confusion avec les produits ou l’entreprise de la recourante si le public devait avoir l’impression que les produits ainsi désignés ou commercialisés provenaient de l’entreprise de cette dernière. Le TF renvoie donc la cause à Lucerne pour que la cour cantonale examine cela.

Commentaire

On peut voir cet arrêt comme le rétablissement par le droit de la concurrence déloyale d’une situation de marché que le droit des marques, par le biais de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des marques, a rendu inéquitable en défaveur de la recourante.

En effet, nous comprenons que la défenderesse, bien que jouissant de marques antérieures à celles de la recourante, n’a pu se prévaloir d’un usage conservatoire qu’en recourant à l’usage qu’elle en a fait en Allemagne. Par le biais de la Convention précitée, cet usage vaut comme un usage en Suisse. Sans cette Convention, il est vraisemblable que la recourante aurait pu obtenir la radiation pour défaut d’usage en Suisse des marques de la défenderesse et aurait ainsi gagné son procès en interdiction.

Cette Convention n’a cependant pas d’impact concernant l’appréciation du risque de confusion en concurrence déloyale. Or, sous l’angle du droit de la concurrence, c’est la recourante qui se retrouve avantagée puisqu’elle a acquis de longue date une position sur le marché suisse avec son signe, alors que la défenderesse se prépare seulement à y entrer.

TF, arrêt 4A_22/2019 du 23 mai 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.