Protection des marques utilisées dans le « keyword advertising »
Le 16 juin 2017, le Conseiller national vert-libéral bernois Jürg Grossen a déposé une interpellation intitulée « Protection des marques utilisées comme mots-clés pour la publicité sur les moteurs de recherche » (Interpellation Grossen 17.3581).
Cette interpellation a été co-signée par sept autres conseillers nationaux appartenant aux partis de droite et par une conseillère nationale socialiste.
L’interpellation a été classée le 21 juin 2019 car le conseil national n’a pas achevé son examen dans un délai de deux ans.
M. Grossen demandait au Conseil fédéral si, selon lui, il était nécessaire de légiférer pour réglementer l’utilisation des noms de marque comme mots-clés sur les moteurs de recherche dans le souci de protéger les titulaires d’une marque.
Le Conseil fédéral a publié mercredi 23 août 2017 sa réponse. Au regard de la législation existante et des décisions judiciaires en la matière, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas nécessité de légiférer. Les réglementations en vigueur sont suffisantes. Elles protègent de manière appropriée les intérêts en jeu, y compris ceux des titulaires de marques.
La problématique en bref
Le keyword advertising, ou publicité par liens sponsorisés, est une méthode publicitaire par laquelle un annonceur achète des mots-clés à un moteur de recherche afin de lier son annonce à ces termes lorsque ces derniers sont recherchés par un internaute1. Google propose notamment ce service par ses Google Adwords.
En droit suisse, une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’en faire usage pour distinguer ses produits et services de ceux d’une autre entreprise (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire peut interdire à des tiers non seulement d’apposer sa marque sur des produits ou des emballages (markenmässiger Gebrauch), mais également d’en faire usage comme signe distinctif dans les affaires (kennzeichenmässiger Gebrauch) (art. 13 al. 2 let. e LPM).
La notion d’usage distinctif par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque est donc le point de départ de toute analyse relative à la notion de violation du droit exclusif à la marque2.
Dans le cas du Keywords advertising (tel que décrit dans l’interpellation), la marque n’apparaît pas dans l’annonce. Elle est uniquement utilisée comme mot-clé. La question est donc de savoir si une telle utilisation équivaut à un usage à titre de signe distinctif et, donc, tombe sous le coup de l’art. 13 LPM.
Question controversée en Suisse
Dans un arrêt de 20113, le Tribunal cantonal de Thurgovie a considéré que l’utilisation d’un signe comme mot-clé était un usage dans les affaires, mais n’équivalait pas un usage à titre de signe distinctif. Le titulaire n’a donc pas pu interdire au tiers l’usage de sa marque dans cette configuration sur la base de l’art. 13 LPM. Cette interprétation est soutenue par une partie de la doctrine4. Dès lors que le signe n’est pas perceptible par le destinataire, il ne peut pas remplir une fonction distinctive.
Un autre courant de doctrine interprète extensivement l’art. 13 al. 2 LPM et considère que l’affichage immédiat de résultats en rapport avec les mots-clés entrés par l’internaute constitue un lien suffisant pour admettre un usage à titre de signe distinctif5. Peu importe que le signe soit perceptible dans l’annonce.
Dans un arrêt de 2015, le Tribunal cantonal de Lucerne, sans examiner en détail la question de l’usage à titre de signe distinctif et sans référence à la doctrine Reinle/Obrecht, a admis une violation du droit à la marque lors d’un usage comme «Google Adword»6.
Violation tendanciellement admise en Europe
En droit européen, l’exercice du droit exclusif à la marque ne suppose pas un usage à titre distinctif du signe litigieux.
Pour la CJUE, l’utilisation d’un signe en tant que mot-clé peut constituer une atteinte au droit à la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par l’annonceur proviennent du titulaire de la marque7.
Une comparaison dogmatique de la pratique de la CJUE avec celle de la Suisse est délicate dès lors que la question de l’usage à titre distinctif n’a pas été examinée par la cour européenne. Dans son résultat, la pratique de la CJUE paraît néanmoins plus favorable aux titulaires de marque que la pratique suisse.
Conclusion
La question centrale à trancher est celle de savoir si un signe utilisé comme mot-clé constitue un usage à titre distinctif. Seul un tel usage permet de conduire à l’application de l’art. 13 LPM. Or, seuls deux tribunaux cantonaux ont abordé cette question, qui demeure à ce jour non tranchée par le Tribunal fédéral.
Une meilleure protection pour les marques utilisées comme mot-clé reviendrait probablement à étendre la protection conférée par l’art. 13 LPM à des cas où le signe contesté ne serait pas utilisé à titre distinctif.
Cela nécessiterait une modification légale qui remettrait en cause les principes fondamentaux du droit suisse des marques. D’autre part, cela augmenterait la portée de la protection pour les titulaires de marques au détriment de l’exercice de la concurrence.
Enfin, en cas de tromperie pour le consommateur quant à l’origine commerciale des produits affichés dans le résultat de recherche, les règles sur la concurrence déloyale permettent déjà d’intervenir.
1 Voir notamment:
- Philippe Gilliéron, Online Advertising Business Models and Distinctive Signs: Should One Rethink the Concept of Confusion? IIC, 2008, 39 p. 687.
- Philippe Gilliéron, Publicité en ligne : des modèles aux enjeux juridiques, Medialex, 2009-04. 14 (1) p. 3-10.
- Irène Rivara, Keyword Advertising: développements récents au regard du droit des marques, PJA 2012, p. 1546-1566.
2 Rivara, op.cit.
3 Arrêt du tribunal cantonal de Thurgovie du 7 septembre 2011 (Ifolor), in sic! 2012, p. 387-395.
4 Thomas Kohli, Keine Markenrechtsverletzung durch Google AdWords, sic! 2009, p. 112ss; Florent Thouvenin/Lara Dorigo in Markenschutzgesetz, Stämpflis Hankommentar, North/Bühler/Thouvenin Eds., 2009, N 46 ad art. 13, p. 478; Daniel Hürlimann, Suchmaschinenhaftung, Diss. Uni Berne, 2012, p. 136-137.
5 Michael Reinle/Matthias Obrecht, Markensverletzunen durch Google AdWords, sic! 2009, p. 629ss.
6 Arrêt du tribunal cantonal de Lucerne du 9 janvier 2015 (Aquaterra travel (fig.)), in sic! 2015, p. 392-395.
7 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 mars 2010, affaires jointes C‑236/08 à C‑238/08.