Noms géographiques dans le système des noms de domaine, quelle protection? – exemple du Gorgonzola

Depuis près de 20 ans, les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDPR) permettent la résolution extra-judiciaire de conflits entre droit de marques et noms de domaine. Ces principes ne protègent toutefois ni les indications géographiques (IG), parmi lesquelles figurent les AOP/IGP, ni le droit au nom¹. Ces droits ne peuvent être invoqués à l’encontre d’un nom de domaine enregistré sous un gTLD que par les voies judiciaires ordinaires.

L’article présente une décision récente rendue par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en vertu des principes UDRP portant sur le nom de domaine « gorgonzola.city » (décision n°D2017-0253 du 12 avril 2017).

Nous montrons ensuite en quoi le système de résolution de litige suisse diffère des principes UDRP et offre une meilleure protection des IG et des noms dans le système des noms de domaine (DNS). L’application du principe de spécialité dans le DNS est également discutée ainsi que certains exemples de conflits théoriques.

L’affaire « Gorgonzola.city »

Le plaignant, le Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, est titulaire depuis janvier 2012 d’une marque de l’Union européenne “g Gorgonzola” (n°010595015) pour des produits des classe 29 et 30 (notamment le fromage bénéficiant de la dénomination protégée « Gorgonzola »).

Depuis 1996, Gorgonzola est une appellation d’origine protégée pour des fromages. Gorgonzola est également une ville italienne d’environ 20’000 habitants.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré en janvier 2017 par la société américaine Digital Town.

Cette société, qui détient plus de 20’000 noms de domaine avec l’extension « .city », a développé une plateforme sur laquelle elle fournit des informations pratiques (restauration, hébergement, adresses officielles, …) sur des villes du monde entier.

Le consortium considère que «gorgonzola.city» viole ses droits; il dépose une plainte au Centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI visant au transfert du nom de domaine. Conformément à l’art. 4a des principes UDRP, le plaignant doit démontrer que le nom de domaine est identique ou semblable à sa marque. Il faut encore que le nom de domaine ait été enregistré et utilisé par le titulaire sans droit ou sans intérêt légitime et, de plus, de mauvaise foi.

En l’occurrence, la condition de la similarité entre la marque et le nom de domaine a été admise sans difficulté par l’expert. Celui-ci a ensuite examiné l’usage concret que faisait le titulaire de son nom de domaine. En se fondant sur le contenu des pages accessibles sous « gorgonzola.city », l’expert a considéré que le titulaire utilisait ce nom de domaine en référence à la ville de Gorgonzola uniquement, sans référence au fromage.

Pour l’expert, la société américaine fournit de bonne foi des renseignements sur la ville et rien ne permet de conclure que la société américaine aurait cherché à profiter indûment de la renommée du fromage Gorgonzola. Il n’y a donc pas de violation des principes UDRP.

Ce résultat n’est pas étonnant. Dès lors que, sous le nom de domaine litigieux, des informations (par exemple touristiques) sont fournies de bonne foi, il n’y a, selon les principes UDRP, pas de cybersquatting et, par conséquent, pas de violations des principes UDPR².

Le système de résolution de litige sous le .ch

Les noms de domaine Internet de premier niveau (TLD ou Top Level Domain) sont divisés en deux catégories, à savoir:

• les TLD génériques (gTLD, par exemple .com, .org, … ainsi que tous les nouveaux gTLD, y inclus le .swiss).
• les TLD de pays (country code TLD ou ccTLD, par exemple .ch, .fr, …).

Les principes UDRP sont applicables aux enregistrements de noms de domaine ayant une extension gTLD. Tous les registraires accrédités par l’ICANN ont adopté les principes UDRP. Concernant les ccTLD, les pays sont libres d’adopter ou non les principes UDRP; ils peuvent choisir des procédures de résolutions de litiges différentes.

En Suisse, c’est l’ordonnance sur les noms de domaine (ODI) qui réglemente la gestion et l’exploitation du domaine .ch. Conformément aux art. 45 al. 2 et 14 ODI, une procédure extra-judiciaire de règlement de différends relatifs aux extensions .ch et .li a été instaurée³.

Cette procédure de règlement de différends permet, contrairement à ce qui prévaut sous les principes UDRP, de faire valoir non seulement les droits résultant d’une marque, mais également tous les droits attachés à des signes distinctifs, soit un droit sur une indication de provenance, une indication géographique ou un nom (art. 14 al. 1 let. b ODI). Le plaignant doit démontrer qu’il y a clairement une infraction à son droit protégé.

Dans l’approche helvétique, le nom de domaine est un signe qui a en principe pour fonction de distinguer un site Web d’un autre (ATF 126 III 239, consid. 2b). Un nom de domaine doit se distinguer suffisamment des signes distinctifs protégés par un droit exclusif. L’examen porte donc sur le risque de confusion entre le nom de domaine et le signe distinctif protégé.

Application du principe de spécialité aux indications géographiques dans le DNS

Lorsqu’il s’agit d’un droit au nom (art. 29 CC), le contenu du site n’est pas déterminant (ATF 128 III 353, consid. 4.2 et décision DCH2006-0003, sic! 2006, 695). Le contenu du site Web ne peut donc pas réparer le risque de confusion créé par le nom de domaine.

La situation est toutefois différente lorsqu’un droit de marque est invoqué contre un nom de domaine. Dans ce cas, le principe de spécialité devrait rester applicable (arrêts TF 4C.31/2004, consid. 4.2s, ATF 130 III 267, sic! 2004, p. 407, consid. 5; «1amediamarkt.ch» décision DCH2005-0025), sauf s’il s’agit d’une marque de haute renommée (par exemple «igoogle.ch» décision DCH2008-0017 et «aspirina.ch» décision DCH2008-0031)⁴. Le droit à la marque permet en effet au titulaire d’interdire à des tiers l’usage de signes identiques ou similaires et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, s’il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 1 et 2 et art. 3 al. 1 LPM). Est ainsi illicite l’usage non autorisé de la marque comme nom de domaine en relation avec l’offre de produits ou services identiques ou similaires. Le TF semble cependant remettre en question ce principe dans l’arrêt 4C.341/2005 (consid. 5.1).

Le principe de spécialité s’applique aux indications géographiques (IG) en général (art. 22 al. 2 let. b TRIPS) et aux AOP en particulier (art. 17 al. 1 let. a ordonnance sur les AOP/IGP). Ces dénominations sont protégées en lien avec des produits particuliers. Concernant les IG enregistrées en Suisse ou reconnues en Suisse par un traité international, la protection s’étend aussi aux produits non comparables à ceux pour lesquels elle est enregistrée si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée (art. 17 al. 2 let. b ordonnance sur les AOP/IGP).

Comment ce principe doit-il s’appliquer lors de conflits dans le DNS? Si l’on applique strictement ces principes à un hypothétique litige impliquant une AOP (par exemple «emmentaler» ou «etivaz» à l’encontre d’un nom de domaine «emmentaler.ch» ou «etivaz.ch» enregistré par une société américaine fournissant des informations touristiques sur la région d’Emmenthal ou sur Château-d’Œx), les bénéficiaires n’obtiendraient pas gain de cause, car ces AOP sont enregistrées pour des fromages et l’art. 17 al. 1 let. b de l’ordonnance sur les AOP/IGP n’étend pas la protection aux services. Seules les dispositions sur la concurrence déloyale pourraient éventuellement être invoquées, et uniquement si le titulaire du nom de domaine fait référence de manière déloyale à l’IG protégée.

L’application du principe de spécialité dans le DNS est par principe impossible. La raison est simplement que, dans le DNS, le nom de domaine est techniquement monopolisé par une seule personne. Ce système est incompatible avec le principe selon lequel les indication de provenance et les IG doivent rester à la libre disposition de tous les producteurs qui remplissent les conditions de leur utilisation. La monopolisation d’une indication de provenance ou d’une IG par une seule personne est problématique.

La décision « gorgonzola.city » propose une manière de résoudre ce conflit. L’extension (.city) ou des modifications dans le nom de domaine peuvent écarter la confusion avec l’IG. Celui qui entend seulement donner des renseignements sur un lieu devrait choisir un nom de domaine légèrement différent par rapport à l’IG (par exemple ville-gruyère.ch) et/ou opter pour une extension spécifique (gruyère.city). A notre avis, l’extension «.city» contribue à écarter le risque de confusion avec l’AOP et, dans ce sens, la décision gorgonzola est correcte.

Dans un litige qui opposerait les bénéficiaires d’une IG à une commune ou à autre corporation publique dont le nom serait repris dans l’IG, il faudrait peser les intérêts respectifs afin de parvenir à la solution la plus équitable (ATF 128 III 353, consid. 3). A notre avis, le droit au nom de la corporation publique devrait prédominer. Cela correspond du reste à la hiérarchie prévue lors de l’attribution en cas de demande plurielle (art. 57 al. 2 let. a ODI). La corporation publique a un droit à son nom, alors que les bénéficiaires de l’AOP jouissent d’une protection pour l’utilisation de ce nom en lien avec des produits déterminés.

En pratique, la cohabitation semble fonctionner (par exemple: gruyere.ch est utilisée par le canton de Fribourg, gruyere.com par les bénéficiaires de l’AOP et gruyeres.ch par la commune de Gruyères).

Si le lieu ne correspond pas à une commune ou un canton, le droit au nom n’est en principe pas protégé. Par exemple, l’office du tourisme de la région Lenzerheide-Valbellade n’a pas bénéficié d’un droit prépondérant sur le nom de domaine « lenzerheide-valbella.ch » par rapport à une entreprise de location d’appartements active sur le territoire de Lenzerheide (décision DCH2004-0016; sic! 2005, 491). Pour l’expert de l’OMPI, le fait que Lenzerheide-Valbellade ne soit pas le nom d’une commune mais d’une région a été déterminant.

Quid du .swiss ?

Le .swiss est un gTLD acquis par la Confédération. Les litiges portant sur un nom de domaine de deuxième niveau sous le gTLD .swiss sont donc réglés selon les principes UDRP. Cela étant, la Confédération a fixé les conditions d’octroi des noms de domaine sous le gTLD .swiss. Ainsi, pour obtenir un tel nom de domaine contenant un nom géographique, le requérant doit notamment disposer d’un droit ou d’un intérêt légitime à l’utilisation de ce nom.

En outre, lors de l’ouverture du .swiss à la fin 2015, une période de lancement réservée aux titulaires de droits privilégiés (marques, IG, AOP/IGP, administrations publiques) a été prévue de manière à permettre à ces titulaires d’acquérir en primeur un domaine .swiss contenant leur signe.

¹ Exemples de plaintes rejetées au motif que le droit au nom de la corporation publique concernée (ville, pays, région) n’a pas été reconnu:

• heidelberg.net – décision n°D2001-1500;
• rouen.com – décision n°D2001-0348;
• madrid.com – décision n°D2002-1100;
• newzealand.com – décision n°D2002-754;
• puertorico.com – décision n°D2002-1129;
• mexico.com – décision n°D2004-0242;
• zermatt.com – décision n°D2007-1318;
• mienne.net –décision n°D2008-036;
• champagne.co – décision n°DCO2011-0026

² Exemples de plaintes rejetées pour défaut de mauvaise foi (le titulaire du site a un intérêt légitime à donner des informations sur le lieu ou é faire réference au lieu):

• stmortiz.com – décisions n°D2000-0617 et n°D2004-0158; droit au nom reconnu devant la juridiction civile (tribunal cantonal grison) en 2009, sic! 2010, 34;
• madrid.com – décision n°D2002-1100;
• mexico.com – décision n°D2004-0242;
• andalucia.com – décision n°D2006-0749;
• rioja.com – décision n°D2018-0168.

³ Pour une description étendue, voir notamment:

• Mark Schweizer, 5 Jahre SWITCH-Streitbeilegungsverfahren: Fair.ch?, PJA 8/2009;
• Jann Six, Vom Streitbeilegungsdienst für Domain-Namen unter den Top-Level-Domains «.ch» und «.li», in: Jusletter du 22 novembre 2004;
• Stéphane Bondallaz, Les nouvelles règles suisses en matière de noms de domaine Internet, sic! 2015, 266;

⁴ Dans ce sens notamment:

• Ivan Cherpillod, Droit des marques et Internet, sic! 1997, 121, p. 122;
• Uli Buri, SIWR III/2, 2ème éd., Bâle 2005, p. 360;
• Alain Albertini/Kevin Guillet, L’incidence du contenu du site Internet dans les litiges en matière de noms de domaine, sic! 2012, 305, p. 312.